OPOSICIÓN Nº B 2 429 655

Frutas E. Sánchez, S.L., Carretera Toledo, Km. 17,200, 28946 Fuenlabrada (Madrid), España (parte oponente), representada por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Soc. Coop. Agraria Valle de Abarán, Crta. de Cieza s/n, 30550 Abarán, España (solicitante), representado por Natividad Cano Serrano, Avenida General Primo Rivera 9, Entlo C, 30008 Murcia, España (representante profesional).

El 19/10/2016, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 429 655 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas y forestales; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas.

Clase 35: Venta al por menor, venta al por mayor, venta a través de redes mundiales de la información todo ello de productos agrícolas, hortícolas, frutas frescas.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 13 008 206 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 008 206. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 832 741. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letras a) y  b), del RMUE.

PRUEBA DE USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso.

En virtud de esta misma disposición, a falta de dicha prueba, deberá desestimarse la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición: marca de la Unión Europea nº 832 741.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la publicación de la solicitud impugnada.

La marca impugnada fue publicada el 06/08/2014. Por tanto se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en la Unión Europea del 06/08/2009 al 05/08/2014 inclusive. Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 31: Frutas, verduras, legumbres frescas.

Clase 39: Los servicios de depósito, distribución y almacenaje de productos agrícolas, hortícolas y forestales.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 20/05/2015, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 20/07/2015. Dicho plazo se amplió posteriormente hasta el 20/09/2015 La parte oponente presentó pruebas el 02/09/2015 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Copia del acuerdo de distribución en exclusiva de la marca “EL CAPRICHO DE CADA DIA” en el territorio de España y Portugal firmado entre el oponente y la empresa El Corte Inglés S.A. El acuerdo está fechado el 02/12/2014.

• Copia de facturas de los proveedores de las etiquetas y pegatinas con la marca “EL CAPRICHO DE CADA DIA” desde el 2009 hasta el 2014, así como albaranes de entrega de las mismas y confirmaciones de pedido.

• Muestra de una etiqueta de envasado en las que aparece el signo con la indicación del producto MANZANA GOLDEN, el peso, la origen, la categoría, el lote, el código de barras y la trazabilidad. En la etiqueta se especifica el producto, el peso, el precio, etc.

• Extractos de dos folletos de “El Corte Inglés”, sin fecha, en los que aparece la marca en relación a manzanas frescas.

• Extracto del informe comercial de e-informa sobre el oponente y que contiene una referencia a la marca “CAPRICHO CADA DIA”. Aunque el informe está fechado el 09/2015 contiene los datos de ventas de la empresa en el periodo 2011- 2013.

Según lo dispuesto en la regla 22, apartado 3, del REMUE, las indicaciones y las pruebas consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca del oponente respecto a los productos y servicios para los que esté registrada.

Estos requisitos de la prueba de uso son acumulativos (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43), lo cual significa que el oponente está obligado no solo a indicar, sino a probar cada uno de ellos. No obstante, la suficiencia de las indicaciones y de la prueba sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso ha de apreciarse a la luz de la totalidad de las pruebas presentadas. No es adecuado realizar una evaluación por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerados de manera aislada (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Por consiguiente, la Oficina valora las pruebas presentadas en el marco de una apreciación global. Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del asunto específico y todas las pruebas presentadas han de apreciarse conjuntamente con las otras. Por lo tanto, aunque determinados elementos de prueba pueden ser insuficientes por sí solos para acreditar el uso de la marca anterior, pueden contribuir a acreditar el uso conjuntamente con otra documentación e información.

Las pruebas presentadas por el oponente demuestran en su totalidad que el lugar de uso es España y Portugal. Esto se puede deducir de la lengua de los documentos (español), y de algunas direcciones de las facturas en España. Además, el acuerdo de distribución exclusiva firmado con la empresa El Corte Inglés S.A. abarca los territorios de España y Portugal. En base a la información proporcionada por el oponente, su distribuidor exclusivo, la empresa El Corte Inglés S.A., está presente en España con 93 centros localizados en numerosas provincias de todo el territorio nacional y en Portugal, con dos centros en las principales ciudades, la capital Lisboa y Oporto, la segunda ciudad más importante de Portugal donde se ofrece el producto bajo la marca anterior.

Por consiguiente, la División de Oposición considera las pruebas presentadas demuestran que la marca anterior ha sido utilizada en una parte sustancial de la Unión Europea.

Si bien es cierto que algunas de las pruebas presentas por el oponente no están fechadas o tienen fecha posterior al periodo relevante, las facturas emitidas por los proveedores corresponden todas al periodo pertinente.

Por lo que respecta a la importancia del uso de la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar esos actos, así como su frecuencia, por otra (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

La apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos protegidos por la marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de tal marca y viceversa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

En determinadas circunstancias, incluso las pruebas circunstanciales como los catálogos en los que aparece la marca, aunque no ofrecen información directa sobre la cantidad de productos efectivamente vendidos, pueden ser suficientes para demostrar la magnitud del uso en una apreciación global (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 y ss.).

En el presente caso, si bien es cierto que el oponente no ha presentado facturas de venta a consumidores finales, las facturas emitidas por los proveedores demuestran que el oponente ha comprado una cantidad de más de un millón de etiquetas y pegatinas con la marca “EL CAPRICHO DE CADA DIA” durante el periodo que va desde el 2009 hasta el 2014. Además, el oponente ha aportado un ejemplo de etiqueta en la que aparece la marca anterior, el género de producto (manzana), el lote, el código de barras y la trazabilidad del producto, lo que viene a demostrar que este ha sido efectivamente comercializado en el mercado. A este respecto hay que destacar que la trazabilidad del producto se refiere a los procedimientos preestablecidos que permiten conocer los movimientos y procesos por los que pasa un determinado producto principalmente destinado al consumo humano. En el caso de alimentos, la trazabilidad permite hacer el seguimiento del camino que han hecho los alimentos desde el origen hasta el consumidor final. Igualmente, el código de barras tiene como objeto el lograr la identificación inequívoca del producto. Dichas etiquetas, además, aparecen en los productos (manzanas frescas). En los folletos aportados se observa el uso de la marca anterior en manzanas frescas, ya que aparecen fotografías de dichos productos con la marca en cuestión.

Por otro lado, el informe comercial emitido por un tercero (e-informa) ofrece información sobre las ventas realizadas por el oponente en el periodo que abarca desde 2011 hasta 2013. Si bien es cierto que el documento no da cifras concretas sobre el volumen de ventas, sí demuestra que ha habido ventas en los años 2001 a 2013. Esta circunstancia, unida al hecho de que la empresa El Corte Inglés S.A. es distribuidor exclusivo, y a la aparición de los productos con la marca en los folletos de El Corte Inglés S.A., conducen a la División de Oposición a considerar que ha habido ciertas ventas de los productos bajo la marca anterior.

Se considera, por tanto, que las pruebas en su conjunto ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso.

El artículo 15, del RMUE establece que el uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera de la forma bajo la cual se halle registrada tendrá la consideración de uso de la marca siempre que los elementos que difieran no alteren el carácter distintivo de la marca y con independencia de si la marca en la forma en que se utiliza también está registrada a nombre del titular.

El Tribunal General ha establecido que no es necesaria una conformidad estricta entre la forma del signo tal como se utiliza y la forma tal como fue registrado. No obstante, la diferencia debe darse en elementos insignificantes y los signos tal como se utilizan y tal como fueron registrados deben ser globalmente equivalentes (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

La marca está registrada con esta representación . En las facturas emitidas por los proveedores la marca anterior aparece como marca verbal, mientras que en las etiquetas aparece la representación , y en los folletos aparece la representación . La División de Oposición considera que estas variaciones de la marca no alteran su carácter distintivo, puesto que se trata de alteraciones que son meramente ornamentales. Los elementos principales de la marca, esto es, la leyenda ‘El capricho de cada día’ aparecen en todas las pruebas aportadas, y la representación de un sol y una manzana junto con dicha expresión, en muchas de ellas. Es muy común en las etiquetas el uso de colores y diferentes estilos de tipografía, que vienen a responder a una actualización o modernización de la marca. En definitiva, no se ha visto alterado el carácter distintivo de la marca en las distintas formas en que se ha utilizado. Por tanto, se considera que las pruebas demuestran que la marca ha sido utilizada tal como fue registrada.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo la marca anterior en el territorio de referencia durante el período de referencia.

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los productos incluidos en la marca anterior.

Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, sólo se considerará registrada, a los efectos de la revisión de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

Con arreglo a la jurisprudencia pertinente, al aplicar la disposición anterior deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

“…si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición.

En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.”

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

En el presente asunto, la prueba únicamente demuestra el uso para manzanas frescas. No existe ningún elemento de prueba que permita a la División de Oposición apreciar que se haya realizado uso alguno de la marca en relación con otras frutas, verduras o legumbres, y tampoco con los servicios protegidos en la Clase 39. Se puede considerar que las manzanas frescas forman una subcategoría objetiva de frutas frescas. Por tanto, la División de Oposición considera que la prueba demuestra un uso efectivo de la marca comercial para manzanas frescas y realizará el análisis de la oposición teniendo en cuenta únicamente dichos productos.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 31: Manzanas frescas.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 31: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, gestión de ferias con fines comerciales, importación-exportación, venta al por menor, venta al por mayor, venta a través de redes mundiales de la información todo ello de granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta.

Clase 39: Transporte, distribución, embalaje y almacenamiento de todo tipo de granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 31

Los productos impugnados productos agrícolas, hortícolas abarcan, como categorías más amplias, o coinciden, con los productos de la parte oponente manzanas frescas. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio las amplias categorías de los productos impugnados, estos se consideran idénticos a los productos de la parte oponente.

Las frutas frescas abarcan, como categoría más amplia, los productos de la parte oponente manzanas frescas. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio la categoría amplia de productos impugnados, estos se consideran idénticos a los productos de la parte oponente.

Las verduras, hortalizas y legumbres frescas son similares en alto grado a las manzanas frescas de la parte oponente. Estos productos tienen una naturaleza similar. Además, pueden coincidir en canales de distribución, público relevante y productores.

Los productos forestales son similares en bajo grado a las manzanas frescas de la parte oponente, ya que tienen los mismos canales de distribución y público destinatario.

Los restantes productos impugnados granos; animales vivos; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta son diferentes de los productos de la parte oponente manzanas frescas. Estos productos difieren en su finalidad y método de uso. Además, no coinciden en canales de distribución, público destinatario y origen habitual y no están en competencia unos con otros ni son complementarios.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios impugnados publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, gestión de ferias con fines comerciales, importación-exportación son diferentes de los productos de la parte oponente manzanas frescas. Estos productos y servicios difieren en su naturaleza y finalidad. Además, no coinciden en canales de distribución, público destinatario y origen habitual. Tampoco se trata de productos y servicios en competencia ni son complementarios unos de otros.

Los servicios relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen por lo general en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por tanto, los servicios de venta al por menor, venta al por mayor, venta a través de redes mundiales de la información todo ello de productos agrícolas, hortícolas, frutas frescas son similares en grado bajo a las manzanas frescas de la parte oponente.

Sin embargo, los servicios de venta al por menor, venta al por mayor, venta a través de redes mundiales de la información todo ello de granos y productos forestales, animales vivos, y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta no son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios impugnados consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí ni son complementarios.

Sólo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión no son idénticos.

Servicios impugnados de la clase 39

Transporte, distribución, embalaje y almacenamiento de todo tipo de granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta no se consideran similares a los productos de la parte oponente, manzanas frescas. Los servicios impugnados los prestan empresas de transporte y almacenamiento especializadas en dicho ámbito, cuyo negocio no es la fabricación y venta de los productos. La naturaleza, finalidad y método de uso de estos servicios y productos son diferentes. No tienen los mismos canales de distribución y no compiten entre sí. Por lo tanto, son diferentes.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en varios grados están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales. El grado de atención se considera medio.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, incluso tan solo en relación con la percepción de los consumidores de una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto a una sola parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para denegar la solicitud impugnada. En el presente asunto, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla española.

La marca anterior es una marca figurativa que consiste en las palabras “el Capricho de cada día” representadas en una tipografía ligeramente estilizada. La expresión “de cada día” aparece en letra más pequeña y en la parte baja de la marca, y se encuentra en una posición secundaria respecto a los demás elementos. La marca contiene además, un elemento figurativo que consiste en la representación del sol. La letra ‘O’ de la palabra ‘Capricho’ consiste en la representación de una fruta. Todos estos elementos están representados dentro de un perímetro ovalado.

El signo impugnado es una marca figurativa que consiste en la palabra “CAPRICHO” en letras estándar y perfiladas de color rojo debajo, de la cual aparecen las palabras “DE ABARAN” en letras bastante más pequeñas de color naranja y que resultan difícilmente reconocibles, debido a su tamaño reducido y a su grafía muy fina. Todo ello aparece dentro de una figura ovalada de fondo negro que se superpone en la parte izquierda con medio óvalo de color rojo.

El elemento consistente en el diseño de la fruta en la marca anterior no es distintivo para los productos relevantes, que son manzanas frescas. Por otro lado, la figura ovalada que sirve de marco a todos los elementos tiene un carácter meramente decorativo. Estos elementos tienen por tanto un menor impacto a la hora de analizar el riesgo de confusión entre las marcas. Por otro lado, la palabra “Capricho”, debido a su tamaño y posición en el signo, es un elemento que domina la impresión de conjunto de la marca.

Igualmente, en lo que respecta la marca impugnada, sus elementos gráficos tienen de carácter meramente ornamental y por tanto, son menos distintivos que los elementos verbales. Por otro lado, el elemento “DE ABARAN” del signo impugnado será percibido como indicación de la procedencia geográfica de los productos o el lugar de prestación de los servicios, puesto que hace referencia a una localidad geográfica situada en la región de Murcia, conocida por su producción de productos agrícolas y hortícolas. Por tanto, este elemento se considera débil para el publico de referencia y para los productos y servicios relevantes. Por otro lado, el elemento “CAPRICHO” de la marca anterior es el elemento dominante, pues es el que, visualmente, más atrae la atención.

Visualmente, los signos coinciden en la palabra “CAPRICHO”, que además es el elemento dominante en ambas marcas, y en la palabra “DE/de”. Además, coinciden en la posición de sus elementos dentro de una figura ovalada. No obstante, se diferencian en los elementos adicionales que presenta cada una de ellas, denominativos y figurativos, así como en los colores.

Por lo que respecta a las diferencias en los elementos figurativos y gráficos, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; resoluciones de 19/12/2011, R 233/2011‑4, Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24 y de 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores sobre la distintividad de los elementos de las marcas, los signos tienen un grado de similitud medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de la palabra “CAPRICHO”, presente en ambos. La pronunciación difiere en el sonido de las palabras “el” y “de cada día” de la marca anterior. Teniendo en cuenta que la expresión “DE ABARAN” en el signo impugnado es apenas perceptible, es altamente improbable que sea pronunciada por los consumidores al referirse a la marca impugnada.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud alto.

Conceptualmente, la palabra “CAPRICHO” incluida en ambas marcas será asociada a un ‘antojo, deseo pasajero’. La expresión “El Capricho de cada día” de la marca anterior en su conjunto se percibirá como “el antojo cotidiano”. Por otro lado, el elemento “DE ABARAN” del signo impugnado hace referencia a una localidad geográfica situada en la región de Murcia y, como señalado anteriormente, es débil. En definitiva, en los dos casos, los elementos adicionales a la palabra común ‘CAPRICHO’ vienen de alguna manera a complementar el concepto que ella conlleva. La marca impugnada se percibirá en su conjunto como “antojo procedente de Abaran”. Los elementos figurativos del sol y del perfil de una fruta presentes en la marca anterior se percibirán como tales por el público de referencia, siendo este último no distintivo en relación con los productos relevantes.

Por consiguiente, en la medida en que ambas marcas incluyen el concepto de “CAPRICHO”, se considera que son conceptualmente similares en un grado alto.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos menos distintivos en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Constituye un riesgo de confusión (incluido un riesgo de asociación) el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios, asumiendo que las marcas consideradas los designan, proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Basta con que una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios controvertidos pudiera confundirse respecto a la procedencia de los mismos. Por lo tanto, no es necesario establecer que todos los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios pertinentes puedan confundirse.

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Los productos y servicios son parcialmente idénticos, parcialmente similares en distinto grado y parcialmente diferentes.

Las marcas tienen un grado de similitud medio desde el punto visual, y alto desde el punto de vista conceptual y fonético. Las marcas coinciden en el elemento “CAPRICHO” que es el que domina la impresión de conjunto en ambas y el que será retenido por los consumidores como indicativo del origen comercial de los productos y servicios relevantes. Los demás elementos que presentan las marcas son, como se ha visto anteriormente, de orden secundario y algunos de ellos carentes de distintividad.

Por tanto, se considera que las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre los mismos, por lo que el consumidor puede llegar a la conclusión de que los signos referidos, dada su relevante similitud, respecto a productos similares tienen un mismo origen empresarial. Con respecto a los productos y servicios considerados similares en bajo grado se considera que, en virtud del principio de interdependencia, las similitudes entre las marcas son suficientes para compensar el bajo grado de similitud de algunos productos y servicios.

En sus observaciones, el solicitante señala que es titular de varias marcas con las palabras “CAPRICHO DE ABARAN” en el registro de la Unión Europea y en el registro español, que coexisten con la marca anterior de la parte oponente.

A este respecto, el Tribunal General ha establecido que: «… no se excluye completamente que, en ciertos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto constatado por las instancias de la EUIPO. Sin embargo, dicha posibilidad solo puede tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la EUIPO, la solicitante de la marca de la Unión Europea ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas» (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

De lo anterior se deduce que la coexistencia formal de determinadas marcas en registros nacionales o de la Unión no resulta especialmente relevante por sí misma. Debe demostrarse igualmente que coexisten en el mercado, lo que podría indicar que los consumidores están acostumbrados a ver las marcas sin confundirlas. Por último, habría que señalar que el examen de la Oficina se limitará en principio a las marcas en conflicto.

Únicamente en circunstancias especiales, la División de Oposición puede considerar las pruebas de la coexistencia de otras marcas en el mercado (y posiblemente en el Registro) a nivel nacional y/o de la Unión como un indicio de «dilución» del carácter distintivo de la marca de la parte oponente que podría ir en contra de una presunción de riesgo de confusión.

Este aspecto debe evaluarse en cada caso y dicho valor indicativo debe tratarse con cautela, ya que puede haber razones diferentes por las que coexisten signos similares, por ejemplo, la existencia anterior de situaciones de hecho y de derecho distintas en el pasado o de acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes interesadas.

Por consiguiente, en ausencia de alegaciones convincentes y pruebas que las sustenten, esta alegación del solicitante debe desestimarse por carecer de fundamento. En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público de habla española. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares en distinto grado a los productos de la marca anterior.

El resto de los productos y servicios impugnados es diferente. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

Por motivos de integridad, debe indicarse que la oposición también debe desestimarse en cuanto que se basa en motivos recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE y se dirigen contra los demás productos y servicios ya que los signos y los productos y servicios obviamente no son idénticos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Pedro JURADO MONTEJANO

Francesca CANGERI SERRANO

Begoña URIARTE VALIENTE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).