ALMA | Decision 2470600
Date Published: Sep 24, 2017
OPOSICIÓN Nº B 2 470 600
Alma Technologies, S.A., Calle Valentin Beato, nº23, 28037 Madrid, España (parte oponente), representada por J.M. Toro, S.L.P., Viriato, 56 - 1º izda, 28010 Madrid, España (representante profesional)
c o n t r a
School Current Inc., 240 N. Broadway Suite 102, Portland Oregon OR 97227, Estados Unidos de América (titular), representado por Balder IP Law S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, España (representante profesional).
El 31/08/2017, la División de Oposición adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1. La oposición n° B 2 470 600 se desestima en su totalidad.
2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.
MOTIVOS:
La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios del registro internacional que designa la Unión Europea nº 1 203 191 “ALMA” en la clase 42.
La oposición está basada en:
- El registro de marca española nº 1 807 202
que protege servicios de educación, formación y enseñanza, especialmente de informática en la Clase 41.
- El registro de marca española nº 2 208 046 “ALMA” que protege servicios de telecomunicaciones y comunicaciones, incluidas las comunicaciones por terminales de ordenador y las comunicaciones digitales y por redes mundiales de informática en la Clase 38.
La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.
ACLARACIÓN PREVIA
En sus alegaciones el solicitante arguye que las marcas anteriores no están sustanciadas ya que en los documentos aportados por el oponente no aparece mención a su origen. Sin embargo, como bien señala el oponente, en la parte superior derecha de los documentos consta la siguiente inscripción: http://sitadex.oepm.es/SitadexWS/ConsultaServlet, lo que evidencia que proceden de “SITADEX”, la base de datos oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por lo tanto la pretensión del solicitante carece de validez.
PRUEBA DEL USO
Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.
Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.
Respecto a los registros internacionales que designan a la Unión Europea, se considerará que la «fecha de publicación» de la marca impugnada, con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, es decir, a efectos de definir el periodo de cinco años de obligación de uso efectivo de la marca anterior, es seis meses después de la primera re-publicación del registro internacional, que corresponde al inicio del periodo de oposición (artículo 156 del RMUE conjuntamente con el artículo 152 del RMUE, en la versión vigente en el momento de presentar la oposición). La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.
El titular pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición.
La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.
La fecha de referencia (primera re-publicación del registro internacional impugnado más seis meses) es el 16/11/2014. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que las marcas sobre las que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en España del 16/11/2009 al 15/11/2014 inclusive.
Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los servicios en los que se basa la oposición, a saber:
- El registro de marca española nº 1 807 202
- El registro de marca española nº 2 208 046 “ALMA” respecto a servicios de telecomunicaciones y comunicaciones, incluidas las comunicaciones por terminales de ordenador y las comunicaciones digitales y por redes mundiales de informática en la Clase 38.
Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.
El 16/06/2015, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 21/08/2015. Posteriormente este plazo fue prorrogado en virtud de la Regla 71 de REMUE hasta el 21/10/2015.
La parte oponente presentó pruebas el 09/10/2015 (dentro del plazo establecido).
Las pruebas presentadas son las siguientes:
- Documento 1: Facturas 2009.
- Documento 2: Facturas 2010.
- Documento 3: Cuaderno informativo sobre las actividades de formación de la compañía oponente.
- Documento 4: Folleto informativo sobre formación y training financiero.
- Documento 5: Presentación del programa CANTERA.
- Documento 6: Un documento que el oponente describe como “folio corporativo”.
El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que las marcas anteriores fueron objeto de un uso efectivo en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.
Hay dos tipos de facturas, unas expedidas por el oponente y otras expedidas al oponente. Las últimas han de ser desestimadas porque no aparecen las marcas y no se explica para qué servicios se han expedido.
Entre las facturas expedidas por el oponente deben desestimarse las que aparecen en el documento 1 porque, como bien observa el solicitante, preceden al periodo relevante.
En el resto de las facturas aparecen como conceptos “mantenimiento sistema esmero de alma consulting”, “mantenimiento del appliance de intranet” “mantenimiento del appliance de Renfe Mobi”, “formación en diseño y ampliación de las funcionalidades del portal Renfe Mobi”, “desarrollo nuevas funcionalidades en la plataforma Renfe Mobi”, “soporte y mantenimiento evolutivo de la plataforma de backup TSM”. Estas facturas carecen de valor probatorio porque los conceptos por los que fueron expedidas no son evidentes, no han sido explicados por el oponente y ninguno de los documentos adicionales arroja luz respecto a qué significan o a qué se refieren, y tampoco se pueden vincular estos documentos adicionales, que se refieren a actividades de formación en entornos financieros, con las facturas. Por lo tanto, en vista de que las pruebas aportadas no permiten verificar si en efecto las marcas fueron usadas para los servicios que protegen, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE y de la regla 22, apartado 2, del REMUE.
COSTAS
De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.
Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.
Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al titular son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.
La División de Oposición
Michaela SIMANDLOVA | María Belén IBARRA DE DIEGO | Carmen SÁNCHEZ PALOMARES |
De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).
El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).