BCN WORLD | Decision 2157165 - MARCOS SALA ESCARDO v. VEREMONTE INTERNATIONAL B.V.

Date Published: Oct 10, 2017

OPOSICIÓN Nº B 2 157 165

Marcos Sala Escardo, Avda. Josep Vicenç Foix, 33 Baixos, 08034 Barcelona, España (parte oponente), representada por Durán Cuevas, S.L.P., P° de Gracia, 110, 1°, 1ª, 08008 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Veremonte International B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Paises Bajos (solicitante), representado por Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, España (representante profesional).

El 15/03/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 157 165 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes servicios impugnados:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; actualización de documentación publicitaria; agencias de información comercial; agencias de publicidad; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de fotocopiadoras; alquiler de máquinas y aparatos de oficina; alquiler de material publicitario; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; análisis del precio de costo; asesoramiento en dirección de empresas; asistencia en la dirección de negocios; búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios; comerciales (asistencia en la dirección de empresas industriales o -); comparación de precios (servicios de -); compilación de información en bases de datos informáticas; composición de página con fines publicitarios (servicios de -); comunicados de prensa (servicios de -); consultoría en dirección de negocios; consultoría en materia de recursos humanos; consultoría en organización de negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; consultoría profesional en negocios; contabilidad; contestador automático (servicios de -) para abonados ausentes; correo publicitario; declaraciones tributarias (elaboración de -); decoración de escaparates; demostración de productos; difusión de anuncios publicitarios; distribución de muestras; empresas (servicios de reubicación para -); estados de cuenta (elaboración de -); estudio de mercados; externalización (servicios de -) [asistencia comercial]; facturación; ferias (organización de -) con fines comerciales o publicitarios; gerencia administrativa de hoteles; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; gestión de archivos informáticos; gestión profesional de negocios artísticos; indagaciones sobre negocios; información sobre negocios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; investigación comercial; marketing; mecanografía (servicios de -); modelos (servicios de -) para publicidad o promoción de ventas; nóminas (preparación de -); oficinas de empleo; organización de desfiles de moda con fines promocionales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; periódicos (servicios de abono a -) para terceros; peritajes comerciales; personal (tests psicotécnicos para la selección de -); presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; previsiones económicas; producción de películas publicitarias; promoción de ventas para terceros; publicación de textos publicitarios; publicidad; publicidad a través de una red informática; publicidad exterior; publicidad por correo directo; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; publicidad televisada; recopilación de estadísticas; redacción de textos publicitarios; relaciones públicas; reproducción de documentos; secretariado (servicios de -); selección de personal; servicios de fotocopia; servicios de representación de deportistas; servicios de telemarketing; sistematización de datos en bases de datos informáticas; sondeos de opinión; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; taquigrafía (servicios de -); tramitación administrativa de pedidos de compra; transcripción de comunicaciones; tratamiento de textos; valoración de negocios comerciales; verificación de cuentas; servicios de organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; servicios de gestión y dirección hotelera; servicios de asistencia y asesoramiento en la dirección y explotación de negocios; promoción de ventas para terceros; relaciones públicas, estudios de mercado, sondeos de opinión; información y asesoramiento comercial a los consumidores; búsqueda de patrocinadores.

 

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n° 11 239 126 se deniega para todos los servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 11 239 126 ‘BCN WORLD’ (marca verbal), en concreto contra todos los servicios de la clase 35. La oposición está basada en el registro de marca española nº 1 244 270 ‘BCN’ (marca verbal). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante al menos cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 14/02/2013. Por tanto se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 14/02/2008 al 13/02/20013 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 35:        Servicios publicitarios, los servicios de relaciones públicas; los servicios relativos a la creatividad y propaganda para la venta o promoción comercial de cualquier tipo de producto, los servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 19/10/2015, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 13/01/2015. Con fecha 11/01/2016 (dentro del plazo establecido), la parte oponente solicita se tenga por aportada en el presente procedimiento las pruebas de uso presentadas en los procedimientos de oposición B 2 050 915, presentada con fecha 19/06/2013 y B 2 136 805, presentadas el 19/11/2015 y 20/11/2015.

Las pruebas admitidas (presentadas en los procedimientos anteriores), comprenden los documentos listados a continuación. Sin embargo, dado que la parte oponente solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la División de Oposición se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos.

I. Pruebas de uso presentadas en el procedimiento de oposición B 2 050 915

1. Declaración de D. Marcos Sala Escardo, propietario de la marca anterior y fundador de varias compañías que llevan a cabo actividades comprendidas en la clase 35, en particular Realty XXI S.L y la agencia de publicidad Healthcome S.A., la cual, según tal declaración, lleva operando desde su fundación bajo la denominación HC BCN. En esta declaración se hace también mención a otras empresas “identificadas con la marca BCN” y como prueba de ello se aportan:

a) Fotografías de fachadas de las empresas identificadas con el signo ‘BCN’.

b) Documentación administrativa: datos del Registro Mercantil de la agencia de publicidad Healthcom, S.A. y número de identificación fiscal de Ias Sociedades BCN Taxes 2002, S.A, BCN Advocats i Economistes, S.A, BCN Assesofis Legals i Tributaris, S.A., Bon Ecofoix, S.A. y Bon Economistes, S.A.

2. Impresiones de la página web www.hc-bcn.com con información de los servicios que presta Ia compañía Healthcom, S.A. En ellas se hace referencia a la empresa como HC BCN y se mencionan algunos de los servicios de publicidad que prestan como investigación de mercado, planes de RRPP, planificación de medios, etc.

3. Impresión de la página web www.hc-bcn.com con un listado de premios con los que ha sido galardonada la agencia de publicidad HC BCN.

4. Impresión de la web www.hc-bcn.com con un listado de clientes de Healthcom S.A.

5. Copias de hojas de facturación y comunicación con clientes en las que se representa el signo .

6. Veintiún facturas emitidas por BCN Economistes, S.A. y BCN Ecofoix, S.A. dirigidas a compañías españolas, fechadas dentro en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 por la prestación de servicios de publicidad. En el encabezado aparece el signo  y a pie de página ‘BCN ECONOMISTES, S.A.’ En la descripción de servicios se hace referencia a servicios de promoción y publicidad, asesoramiento en acciones comerciales para la exportación, diseño y comercialización de páginas web y catálogos, estudio y asesoramiento sobre el mercado inmobiliario y alternativas sobre la promoción de viviendas, estudio de viabilidad sobre comercialización de pisos y arrendamientos para extranjeros.

7. Informe de cuentas anuales de Healthcom S.A., depositadas en el Registro Mercantil de Barcelona, correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

8. Extractos de noticias publicadas en las webs www.publicista.es y www.pmiarma.es sobre el reconocimiento de Ia agencia de publicidad Healthcom S.A.

II. Pruebas de uso presentadas en el procedimiento de oposición B 2 136 805

9. Impresos de la web www.hc-bcn.com en los que aparece el signo figurativo .

10. Noticias publicadas con fecha 19/03/2008, 06/06/2011, 18/10/2011 y 18/06/2012 en las webs www.ipamark.com y www. controlpublicidad.com, respectivamente, en las que se menciona la agencia de publicidad identificada como HC BCN.

11. Impresión de las web www.twitter.com y www.facebook.com correspondientes a entradas fechadas en 2012 donde aparece el signo ‘HC BCN’ en relación a servicios de agencia de publicidad identificada como HC BCN.

12.  Impresión de la web www.prnoticias.com en la que aparece una noticia titulada ‘HC BCN’, única agencia española premiada en los Global Awards’, con fecha 10/12/2012.

13. Cuatro facturas emitidas por BCN Ecofoix, S.A. a nombre de clientes españoles, fechadas entre julio y septiembre de 2012. En el encabezado aparece el signo .

14. Certificado del Registro Mercantil referido al Depósito de Cuentas del ejercicio 2012 de la empresa Healthcom, S.A., en el que se hace referencia a servicios de diseño y comercialización de páginas web y catálogos, de estrategia comercial para la comercialización de apartamentos turísticos y de acciones comerciales para la exportación.

Por lo que respecta a la declaración de D. Marcos Sala Escardo, la regla 22, apartado 4, del REMUE establece expresamente que serán admisibles como prueba del uso las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del RMUE. En el artículo 78, apartado 1, letra f), del RMUE se citan los medios de prueba, entre los que se encuentran las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes. En relación con el valor probatorio de este tipo de pruebas, las declaraciones efectuadas por las propias partes interesadas o sus empleados generalmente tienen un menor peso que las pruebas independientes. Ello se debe a que la percepción de la parte implicada en el conflicto puede verse más o menos influida por sus intereses personales en el asunto.

Sin embargo, esto no significa que dichas declaraciones carezcan de todo valor probatorio. El resultado final dependerá, no obstante, de la apreciación global de las pruebas presentadas en el caso concreto, ya que generalmente se requieren elementos complementarios para determinar la prueba del uso, pues debe considerarse que estas declaraciones tienen un menor valor probatorio que las pruebas físicas (etiquetas, embalajes, etc.) o que las pruebas procedentes de fuentes independientes.

En vista de lo que precede, el documento anteriormente mencionado tiene un valor probatorio relativamente menor, por lo que es necesario apreciar las pruebas restantes para comprobar si sustentan el contenido de la declaración.

Los documentos aportados demuestran que el lugar de uso es España, tanto por la lengua de los documentos (catalán y español), como por la divisa mencionada (“Euro”) y las direcciones de clientes indicadas en las facturas. Además, la fecha de la mayoría de las pruebas, como facturas, noticias y certificados del depósito de cuentas, corresponde al periodo pertinente. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio y periodo de referencia.

Por lo que respecta al alcance del uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como la naturaleza de los productos o servicios de que se trata, las características del mercado de referencia, el ámbito territorial del uso y su volumen comercial, así como su duración y regularidad.

En el presente caso, los documentos presentados, y en particular, las facturas e informe de cuentas anuales depositados en el Registro Mercantil, ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso. Las facturas, fechadas en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, muestran una facturación regular por los servicios prestados y algunas de ellas, un destacado volumen comercial, lo cual queda corroborado por la información contenida en los informes de cuentas.

En el contexto de la regla 22, apartado 3, del REMUE, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo como marca, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

Con arreglo al artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: el empleo de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice, también, esté o no registrada a nombre del titular. Al examinar el uso de un registro anterior a los fines del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE, se podrá aplicar el artículo 15 por analogía para verificar si el uso del signo constituye o no un uso efectivo de la marca anterior por lo que respecta a su naturaleza.

En el presente asunto, en varios de los documentos aportados, como en el encabezado de las facturas, aparece el signo figurativo. En este concreto caso, se considera que la adición del elemento ‘ECONOMISTES’ no altera el carácter distintivo de la marca anterior ‘BCN’: ‘ECONOMISTES’ es un elemento débil ya que puede ser percibido por el público de referencia como una alusión al tipo de empresa que presta los servicios o al que van dirigidos. Además, aparece representado en cierto modo en una posición secundaria o al menos en caracteres de menor tamaño y debajo del elemento ‘BCN’. En cuanto a la representación en letras estilizadas de distintos colores, la División de Oposición considera que se trata tan solo de una estilización banal del término ‘BCN’ que no altera el carácter distintivo de este.

En vista de lo anterior, la División de Oposición considera que parte de la prueba aportada por el oponente y en concreto, las facturas donde aparece en el encabezado el signo  demuestra el uso de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada en el sentido del artículo 15, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del RMUE. En ellas se muestra una relación directa con servicios de publicidad y ayuda a la explotación comercial de una empresa de la clase 35, por lo que estos documentos demuestran el uso de la marca anterior para todos los servicios en la Clase 35 para los que está registrada.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que la prueba presentada por la parte oponente es suficiente para demostrar el uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el período de referencia.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 35: Servicios publicitarios, los servicios de relaciones públicas; los servicios relativos a la creatividad y propaganda para la venta o promoción comercial de cualquier tipo de producto, los servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales.

Tras la denegacion parcial de la solicitud impugnada en el procedimiento de oposición B 2 134 511, los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; actualización de documentación publicitaria; agencias de información comercial; agencias de publicidad; alquiler de distribuidores automáticos; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de fotocopiadoras; alquiler de máquinas y aparatos de oficina; alquiler de material publicitario; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; análisis del precio de costo; asesoramiento en dirección de empresas; asistencia en la dirección de negocios; búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios; comerciales (asistencia en la dirección de empresas industriales o -); comparación de precios (servicios de -); compilación de información en bases de datos informáticas; composición de página con fines publicitarios (servicios de -); comunicados de prensa (servicios de -); consultoría en dirección de negocios; consultoría en materia de recursos humanos; consultoría en organización de negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; consultoría profesional en negocios; contabilidad; contestador automático (servicios de -) para abonados ausentes; correo publicitario; declaraciones tributarias (elaboración de -); decoración de escaparates; demostración de productos; difusión de anuncios publicitarios; distribución de muestras; empresas (servicios de reubicación para -); estados de cuenta (elaboración de -); estudio de mercados; externalización (servicios de -) [asistencia comercial]; facturación; ferias (organización de -) con fines comerciales o publicitarios; gerencia administrativa de hoteles; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; gestión de archivos informáticos; gestión profesional de negocios artísticos; indagaciones sobre negocios; información sobre negocios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; investigación comercial; marketing; mecanografía (servicios de -); modelos (servicios de -) para publicidad o promoción de ventas; nóminas (preparación de -); oficinas de empleo; organización de desfiles de moda con fines promocionales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; periódicos (servicios de abono a -) para terceros; peritajes comerciales; personal (tests psicotécnicos para la selección de -); presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; previsiones económicas; producción de películas publicitarias; promoción de ventas para terceros; publicación de textos publicitarios; publicidad; publicidad a través de una red informática; publicidad exterior; publicidad por correo directo; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; publicidad televisada; recopilación de estadísticas; redacción de textos publicitarios; relaciones públicas; reproducción de documentos; secretariado (servicios de -); selección de personal; servicios de fotocopia; servicios de representación de deportistas; servicios de telemarketing; sistematización de datos en bases de datos informáticas; sondeos de opinión; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; taquigrafía (servicios de -); tramitación administrativa de pedidos de compra; transcripción de comunicaciones; tratamiento de textos; valoración de negocios comerciales; ventas en pública subasta; verificación de cuentas; servicios de organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; servicios de gestión y dirección hotelera; servicios de asistencia y asesoramiento en la dirección y explotación de negocios; promoción de ventas para terceros; relaciones públicas, estudios de mercado, sondeos de opinión; información y asesoramiento comercial a los consumidores; búsqueda de patrocinadores.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios impugnados de publicidad; actualización de documentación publicitaria; agencias de información comercial; agencias de publicidad; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de material publicitario; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; composición de página con fines publicitarios (servicios de -); correo publicitario; decoración de escaparates; demostración de productos; difusión de anuncios publicitarios; distribución de muestras; estudio de mercados; ferias (organización de -) con fines comerciales o publicitarios; marketing; modelos (servicios de -) para publicidad o promoción de ventas; organización de desfiles de moda con fines promocionales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; producción de películas publicitarias; promoción de ventas para terceros; publicación de textos publicitarios; publicidad; publicidad a través de una red informática; publicidad exterior; publicidad por correo directo; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; publicidad televisada; redacción de textos publicitarios; relaciones públicas; servicios de telemarketing; servicios de organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; promoción de ventas para terceros; relaciones públicas, estudios de mercado, búsqueda de patrocinadores están incluidos total o parcialmente en los servicios publicitarios del oponente y por lo tanto son servicios idénticos. 

En cuanto a los servicios de gestión de negocios comerciales; asesoramiento en dirección de empresas; asistencia en la dirección de negocios; búsquedas de negocios; comerciales (asistencia en la dirección de empresas industriales o -); consultoría en dirección de negocios; consultoría en materia de recursos humanos; consultoría en organización de negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; consultoría profesional en negocios; contabilidad; gerencia administrativa de hoteles; gestión profesional de negocios artísticos; indagaciones sobre negocios; información sobre negocios; investigación comercial; peritajes comerciales; previsiones económicas; servicios de representación de deportistas; sondeos de opinión; valoración de negocios comerciales; servicios de gestión y dirección hotelera; servicios de asistencia y asesoramiento en la dirección y explotación de negocios; sondeos de opinión; información y asesoramiento comercial a los consumidores impugnados, estos son idénticos a los servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales del oponente, bien porque los servicios impugnados están incluidos o incluyen los servicios del oponente, o bien porque son categorías de servicios que se solapan.

Los servicios impugnados de administración comercial; análisis del precio de costo; comparación de precios (servicios de -); comunicados de prensa (servicios de -); externalización (servicios de -) [asistencia comercial]; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; información y asesoramiento comerciales al consumidor; oficinas de empleo; selección de personal son similares a los servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales del oponente ya que todos tienen una misma naturaleza y comparten una función general similar, la de recopilar información y ofrecer herramientas y recursos técnicos especializados a clientes de modo que éstos puedan desempeñar su actividad comercial o industrial. Todos ellos se destinan a un mismo público profesional y se ofrecen por el mismo tipo de empresas especializadas en este ámbito específico, como las asesorías de empresas.

Los servicios de trabajos de oficina; alquiler de fotocopiadoras; alquiler de máquinas y aparatos de oficina; búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; compilación de información en bases de datos informáticas; contestador automático (servicios de -) para abonados ausentes; declaraciones tributarias (elaboración de -); empresas (servicios de reubicación para -); estados de cuenta (elaboración de -); facturación; gestión de archivos informáticos; mecanografía (servicios de -); nóminas (preparación de -); periódicos (servicios de abono a -) para terceros; personal (tests psicotécnicos para la selección de -); recopilación de estadísticas; reproducción de documentos; secretariado (servicios de -); servicios de fotocopia; sistematización de datos en bases de datos informáticas; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; taquigrafía (servicios de -); tramitación administrativa de pedidos de compra; transcripción de comunicaciones; tratamiento de textos; verificación de cuentas son todos ellos servicios de soporte para la ejecución práctica de la gestión administrativa empresarial o comercial realizados en empresas comerciales, despachos y oficinas de la administración pública. Se consideran similares en un grado bajo a los servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales del oponente ya que se destinan a un mismo público profesional y por lo general, coinciden en la empresa prestadora del servicio.

Por último, los servicios de alquiler de distribuidores automáticos consisten en la puesta a disposición de máquinas expendedoras mientras que los servicios de ventas en pública subasta son una modalidad de venta de productos en la que el comprador y precio se determinan según un sistema de competencia entre varios posibles compradores, adjudicando el bien al que mayor precio ofrezca. Estos servicios difieren claramente en finalidad con respecto a los servicios de la marca anterior, destinados a prestar asistencia a terceros para la venta de sus productos y servicios mediante la promoción de su lanzamiento y/o de sus ventas, o a ofrecer herramientas y recursos técnicos especializados a empresas para el desarrollo de su actividad comercial o industrial. No son servicios en competencia ni complementarios, se distribuyen a través de distintos canales y se dirigen a un público diferente. Se trata, por lo tanto, de servicios diferentes.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos o similares en distinto grado son servicios especializados dirigidos a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención del público puede variar de medio a alto, en función del precio, o los términos y las condiciones de los servicios adquiridos.

3. Los signos

BCN	BCN WORLD
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

La marca anterior ‘BCN’ está compuesta por un solo elemento el cual carece de significado para la mayoría del público de referencia. No obstante, no se puede excluir que una parte del público de referencia podría asociar las letras ‘BCN’ con la abreviatura de la ciudad o provincia de Barcelona. De todos modos, puesto que no existe una relación entre este nombre y los servicios relevantes, este elemento que compone la marca anterior tiene un carácter distintivo normal.

Lo mismo cabe decir en relación al primer término ‘BCN’ que compone la marca impugnada.

En cuanto al elemento verbal ‘WORLD’ de la marca impugnada, este será percibido como mundo (de) por parte del público de referencia ya que es común en el comercio la utilización de este término para referirse a establecimientos o empresas especializados en un tipo de productos o servicios. Por lo tanto, en este caso, se trata de un elemento débil en relación con todos los servicios en cuestión ya que, de algún modo, hace referencia a un conjunto de servicios del mismo tipo que se ofrecen bajo esa marca.

Como signos verbales que son, ninguna de las marcas posee un elemento que se puedan considerar visualmente dominante sobre otros.

Visual y fonéticamente, los signos coinciden en la presencia o sonido del único término que compone la marca anterior y primer elemento del signo impugnado, en concreto, ‘BCN’, y solo difieren en el elemento de menor distintividad ‘WORLD’ de la marca impugnada. Se debe tener en cuenta además que, por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca ya que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Por lo tanto, en base a las consideraciones anteriores, los signos tienen un grado alto de similitud visual y fonética.

Conceptualmente, el elemento ‘BCN’ que compone la marca anterior y está incluido al principio del signo impugnado se asociará por una parte del público de referencia con la abreviatura de la ciudad o provincia de Barcelona. Además, el término ‘WORLD’ de la marca impugnada se percibirá, como anteriormente se ha mencionado, como una referencia al mundo de (BCN), es decir al conjunto de productos o servicios prestados bajo ese signo. En la medida que ambos signos hacen alusión, para una parte del público, a la ciudad o provincia de Barcelona, se considera que son conceptualmente similares en un grado alto. Para el resto del público que no asocia al elemento ‘BCN’ significado alguno, los signos no son conceptualmente similares puesto que solo la marca anterior se asociará, por la presencia de ‘WORLD’ a un significado. De todas maneras, por el carácter débil de este elemento, esta diferencia conceptual carece de impacto relevante en la comparación de los signos.  

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación. En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco.

En el presente caso, la marca anterior no tiene un significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Todos los servicios impugnados con excepción de alquiler de distribuidores automáticos y ventas en pública subasta son idénticos, similares o similares en un grado bajo a los servicios de la marca anterior mientras que alquiler de distribuidores automáticos y ventas en pública subasta son diferentes. Como se ha visto, se destinan a un público profesional con un nivel de atención que varía de medio a alto.

En cuanto a los signos, estos son visual y fonéticamente similares en un alto grado ya que la marca anterior está totalmente incluida como elemento independiente y distintivo al principio de la marca impugnada. El único elemento que los diferencia desde el punto de vista visual, fonético y conceptual es el término ‘WORLD’ considerado débil para todos los servicios en cuestión.

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos/servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente, incluso para aquellos servicios para los que el nivel de atención sea alto, perciba la marca impugnada ‘BCN WORLD’ como una submarca, una variación de la marca anterior ‘BCN’, configurada de forma distinta en función del tipo de servicios que designe (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen ‘BCN’. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca en España.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen ‘BCN’, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los servicios declarados idénticos o similares y también, por la similitud existente entre los signos y teniendo en cuenta el principio de interdependencia arriba mencionado, para aquellos servicios considerados similares en un grado bajo a los de la marca anterior.

En cuanto a los servicios impugnados considerados diferentes a los de la marca anterior, puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Fabián GARCÍA QUINTO

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

Loreto URRACA LUQUE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).