blu | Decision 2370552 - FONDAZIONE COMUNICAZIONE E CULTURA v. Fontem Holdings 4 B.V.
Date Published: Oct 1, 2017
OPPOSIZIONE N. B 2 370 552
Fondazione Comunicazione e Cultura, Circonvallazione Aurelia, 50, 00165 Roma, Italia (opponente), rappresentata da Akran Intellectual Property S.r.l., Via del Tritone 169, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Fontem Holdings 4 B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, Paesi Bassi (richiedente), rappresentata da Simmons & Simmons LLP, CityPoint One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS, Regno Unito (rappresentante professionale).
Il 26/04/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L'opposizione n. B 2 370 552 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONE:
L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 592 572 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i servizi compresi nella classe 41. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 2 601 201 e sulla registrazione di marchio italiano n. 1 488 166, entrambe per il marchio figurativo nonché sulla registrazione di marchio italiano n. 1 469 589 per il marchio denominativo ‘INBLU’ e sulla registrazione di marchio italiano n. 1 469 594 per il marchio denominativo ‘IN BLU’. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
PROVA DELL’USO
Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.
La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.
Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione, ovvero i seguenti:
- registrazione di marchio dell’Unione europea n. 2 601 201;
- registrazione di marchio italiano n. 1 488 166;
- registrazione di marchio italiano n. 1 469 589;
- registrazione di marchio italiano n. 1 469 594.
La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che i marchi anteriori erano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.
In data 28/11/2016 è stato concesso all’opponente un termine, con scadenza al 02/02/2017, per presentare la prova dell’uso richiesta.
L'opponente non ha presentato alcuna prova relativa all’uso dei marchi anteriori sui quali si basa l'opposizione, né ha addotto legittime ragioni per la non utilizzazione.
Conformemente alla regola 22, paragrafo 2, REMUE, se l’opponente non fornisce tale prova entro la scadenza del termine, l’Ufficio respinge l’opposizione.
Ne discende che l’opposizione deve essere respinta a norma dell’articolo 42, paragrafo 2 e 3, REMUE e della regola 22, paragrafo 2, REMUE.
SPESE
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.
Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d’Opposizione
Edith Elisabeth VAN DEN EEDE | Andrea VALISA | María Clara IBÁÑEZ FIORILLO |
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).