BSK Berger Spezialkabel | Decision 0010924

Date Published: Sep 25, 2017

LÖSCHUNG Nr. 10 924 C (NICHTIGKEIT)

BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten, Hauptstr. 9, 31117 Harsum, Deutschland (Antragsteller), vertreten von Melchers, Im Breitspiel 21, 69126 Heidelberg, Deutschland (zugelassene Vertreter)

g e g e n

Berger Spezialkabel Inhaber Thomas Berger e.K., Tiedenkamp 12, 24558 Henstedt-Ulzburg, Deutschland (Inhaber der Unionsmarke), vertreten von Praetoria Rechtsanwälte, Bleichenbrücke 11, 20354 Hamburg, Deutschland (zugelassene Vertreter).

Am 06/07/2017 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1.        Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird vollständig zurückgewiesen.

2.        Der Antragsteller trägt die Kosten, die auf 450 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG

Der Antragsteller hat einen Antrag auf Nichtigerklärung der Unionsmarke Nr. 12 137 527  (Bildmarke) (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen:

Klasse 9:        Kabel und Drähte; Hitzebeständige elektrische Kabel; Isoliertes Kabel für Elektroinstallationen; Kabel [elektrische]; Kabelanschlüsse für Elektrokabel; Anschlussteile für elektrische Kabel; Kabelkanäle für Elektrokabel; Elektrische Kabel, Spiralkabel; Elektrische Kabelbäume; Elektrische Kabelschuhe; Kabelkennfäden für elektrische Leitungen; Kabelkennmäntel für elektrische Leitungen; Kabelmäntel [Leitungen]; Kabelverbindungen für Elektrokabel; Material für elektrische Leitungen [Drahte, Kabel]; Stecker für elektrische Kabel.

Klasse 17:        Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Schläuche zum Schutz von Schlauchleitungen und Kabeln; Feuerschutzschläuche; Material zur thermischen Isolierung in Form von Gewebe, Bändern, Schnüren und Isolier-Packungen; Dichtungen für Kabel, nicht aus Metall; Dichtungen für Kabelkanäle, nicht aus Metall; Gummischläuche für den Anschluss von Kabeln; Gummischläuche zum Spleißen von Kabeln Isolatoren für elektrische Kabel; Isolierhüllen zur elektrischen Abschirmung von Kabeln; Isoliermaterial für Kabel.

Klasse 35:        Einzel- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kabel, Drähte, Schläuche und Leitungen; Präsentation von Waren; Produktvorführungen und -präsentationen; Büroarbeiten zur Annahme von Bestellungen; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte.

Der Antragsteller beruft sich auf Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) UMV und auf Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c) in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV in Bezug auf ein in Deutschland benutztes Unternehmenskennzeichen, nämlich „BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten“.

I        ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Der Antragsteller trägt vor, die angegriffene Unionsmarke sei wegen eines prioritätsälteren im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts mit mehr als lediglich örtliche Bedeutung für nichtig zu erklären. Der Antragsteller trete im geschäftlichen Verkehr unter seiner Handelsfirma „BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten“ auf und vertreibe Spezialkabel unter seiner Handelsfirma in Deutschland, Dänemark und den Benelux-Staaten. Der Antragsteller habe am 28.01.2003 sein Gewerbe unter der Firma „BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten“ bei der Stadt Hildesheim angemeldet. Seit dieser Zeit sei der Antragsteller unter dieser Firma tätig und verkaufe Spezialkabel in Deutschland und im angrenzenden Ausland. Zur Benutzung des Handelsnamens im geschäftlichen Verkehr reicht der Antragsteller Nachweise ein (weiter unten in der Entscheidung aufgelistet). Der Antragsteller führt aus, mit den vorgelegten Unterlagen werde belegt, dass der Antragsteller die Firma „BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten“ überörtlich und international in mindestens drei Staaten der Europäischen Union benutzt habe und seiner Firma als Kennzeichen damit mehr als lediglich örtliche Bedeutung zukomme.

 

Nach dem deutschen Markengesetz (§ 5 Absatz 1 MarkenG) würden Unternehmenskennzeichen geschützt. Unternehmenskennzeichen seien u.a. Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt wurden. Somit sei die im geschäftlichen Verkehr benutzte Firma „BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten“ gemäß § 5 MarkenG als sogenannte geschäftliche Bezeichnung geschützt.  

 

Dem Antragsteller stehe nach deutschem Markenrecht (§ 15 Absatz 2 MarkenG) aus ihrer geschäftlichen Bezeichnung ein Untersagungsrecht gegenüber dem Inhaber der jüngeren Marke zu. Diese Vorschrift ermögliche es dem Antragsteller, die unbefugte Verwendung ähnlicher Zeichen im geschäftlichen Verkehr, die geeignet seien, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen, zu untersagen. Eine Verwechslungsgefahr sei im konkreten Fall gegeben. Der Antragsteller führt einen Vergleich der Zeichen und der Waren und Dienstleitungen durch und befindet sie für ähnlich bzw. identisch. Die Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens sei als normal anzusehen. Da die Verwendung der jüngeren Marke ohne weiteres geeignet sei, Verwechslungen mit älteren geschäftlichen Bezeichnungen des Antragstellers hervorzurufen, könne der Antragsteller dem Inhaber der angegriffenen Unionsmarke deren Nutzung untersagen. Die Unionsmarke sei daher gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c) UMV für nichtig zu erklären.

Der Antragsteller trägt zudem vor, der Inhaber der Unionsmarke sei zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen, und die Unionsmarke sei daher wegen Bösgläubigkeit für nichtig zu erklären. Der Inhaber habe die angefochtene Marke in Kenntnis des Umstandes angemeldet, dass der Antragsteller das ältere, mit der angemeldeten Marke verwechslungsfähige Zeichen, besitzt. Der Inhaber habe seine Marke angemeldet, um damit das ältere Kennzeichenrecht des Antragstellers zu stören und die bösgläubig angemeldete Marke im Wettbewerb gegen den Antragsteller zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen.

Am 05.03.2003 hätten sich der Antragsteller und der Inhaber in einer Gaststätte getroffen und Fragen der Existenzgründung, Kundenkontakte und Lieferanten besprochen. Der Antragsteller habe die Bewirtungskosten übernommen und auf dem Bewirtungsbeleg entsprechende Notizen gemacht. Die am Tag der Bewirtung vom Antragsteller auf dem Bewirtungsbeleg vorgenommenen Ergänzungen lauteten zum Tag und Ort der Bewirtung: 05.03.2003 Hildesheim. Als bewirtete Personen würden vom Antragsteller genannt: Herr Berger, Fa. Berger – Herr Baurmann, Firma BSK. Zum Anlass der Bewirtung finde sich die Eintragung „Austausch Existenzgründung, Kd. Lieferanten“.

Bereits zuvor mit einem Schreiben vom 21.02.2003 habe der Antragsteller unter seiner geschäftlichen Bezeichnung „BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten“ dem Inhaber der jüngeren Marke ein Angebot zu elektrischen Leitungen unterbreitet. Dem Inhaber sei also seit dem Jahr 2003 bekannt, dass der Antragsteller unter der Firma „BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten“ im geschäftlichen Verkehr mit Kabeln tätig sei und hierbei auch die Abkürzung „BSK“ optisch hervorgehoben und schlagwortartig benutze.

Trotz dieser Kenntnis sei die jüngere Unionsmarke beim (damals) HABM am 13.09.2013 angemeldet und am 04.02.2014 eingetragen worden.

Der Antragsteller habe Kenntnis von der Unionsmarke erhalten, nachdem er mit Schreiben der „PRAETORIA Rechtsanwälte“ vom 17.10.2014 aus der Unionsmarke BSK Berger Spezialkabel abgemahnt und zur Unterlassung der Bezeichnung BSK aufgefordert worden sei.

Zusammenfassend sei davon auszugehen, dass die jüngere Unionsmarke sowohl wegen der Bösgläubigkeit des Anmelders bei ihrer Anmeldung als auch wegen des Bestehens älterer Kennzeichenrechte des Antragstellers, die diesem eine Untersagung der Nutzung der jüngeren Marke ermöglichten, für nichtig zu erklären sei.

 

Zur Stützung dieser Ausführungen hat der Antragsteller folgende Unterlagen eingereicht:

In Bezug auf das im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrecht

Anlage 1        Gewerbe-Anmeldung bei der Stadt Hildesheim vom 28.01.2003.

Anlage 2        Produktübersicht BSK Spezialkabel und Komponenten (undatiert), laut Angaben des Antragstellers aus dem Jahr 2003.

Anlage 3        Gewerbe-Ummeldung beim Landkreis Hildesheim vom 15.12.2004.

Anlage 4        Produktübersicht BSK Spezialkabel und Komponenten (undatiert) laut Angaben des Antragstellers aus dem Jahr 2004.

Anlage 5        Zweiseitige Produktübersicht (undatiert).

Anlage 6        Angebote und Produktübersichte der Fa. BSK Spezialkabel und Komponenten an Kunden in Arnsberg, Frankfurt, Henstedt-Ulzburg, Warburg, Saalfeld u.a. aus dem Jahr 2003.

Anlage 7        Angebot der Fa. BSK Spezialkabel und Komponenten an einen Kunden mit Sitz in Aarup vom 17.08.2004.

Anlage 8        12 Rechnungen ausgestellt von der Fa. BSK Spezialkabel und Komponenten an Abnehmer im europäischen Ausland, nämlich – Dänemark, die Niederlande, Österreich, Lettland, die Schweiz, Portugal, Ungarn, Frankreich und Bulgarien aus den Jahren 2003, 2007, 2008 und 2009 für Produkte bezeichnet wie z.B. Li2YCHM2, H05BQ, RZ1-K, die mithilfe der Produktübersicht als verschiedene Arten von Kabeln und Leitungen identifiziert werden können.

Anlage 9        Abbildungen eines Kabels des Antragstellers mit dem Kürzel BSK.

Anlage A        § 5 und § 15 MarkenG.

Anlage B        BGH, Urteil vom 31.05.2012, Az. I ZR 112/10, MDR 2013, 238 bis 239.

Anlage C        Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 5 Rdn. 30.

Anlage D        BGH GRUR 2013, 1150, 1152, Rdn. 29 – Baumann.

Anlage E        BGH GRUR 1988, 635, 636 – Grundkommerz.

Anlage F        EuGH GRUR Int. 2006, 510, 512 Rdn. 54 – FERRO/FERRERO.

In Bezug auf das bösgläubige Handeln seitens des Anmelders

Anlage 10        Schreiben der PRAETORIA Rechtsanwälte vom 17.10.2014.

Anlage 11        Bewirtungsbeleg der Gaststätte Cafe del Sol vom 05.03.2003.

Anlage 12        Schreiben der Fa. BSK Claus Baurmann Spezialkabel und Komponenten vom 21.02.2003 an die Fa. Berger Spezialkabel.

Der Inhaber der Unionsmarke trägt vor, der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit sei als unbegründet zurückzuweisen.

Der Inhaber der Unionsmarke bestreitet ausdrücklich die Existenz eines Firmennamens/Handelsnamens seitens des Antragstellers, in natürlicher Person Herrn Claus Baumann, und reicht drei Auszüge aus der Datenbank GENIOS ein. Weder eine Bezeichnung unter „BSK“, noch „BSK Claus Baurmann“ und/oder „BSK Baurmann“, und/oder „BSK Spezialkabel & Komponenten“ seien für Herrn Claus Baurmann als Inhaber existent. Ältere Schutzrechte ließen sich somit für Herrn Baurmann nicht herleiten.                  

In Bezug auf das Treffen, das im Jahr 2003 stattgefunden habe, gibt der Inhaber zu, ein persönliches Treffen möge stattgefunden haben. Dort habe man sich jedoch unter seinen jeweiligen Personennamen kennengelernt. Ein Bewirtungsbeleg sei dem Inhaber nicht bekannt. Der Beleg sei offensichtlich und im Nachhinein handschriftlich ergänzt worden.

Darüber hinaus sei für den Inhaber nicht zweifelsfrei erkennbar, ob es sich um einen kontinuierlichen Geschäftsbetrieb beim Antragsteller handele. Die vorgelegten Angebotsschreiben und Rechnungen seien für eine zweifelsfreie objektive Nachprüfbarkeit nicht geeignet.

Der Antragsteller nimmt Stellung zur Gegenstellungnahme des Antragsgegners und Inhabers der Unionsmarke vom 5.10.2015.

In Bezug auf das Existieren eines älteren Rechts für die Zwecke der Anwendung von Artikel 8(4) UMV trägt der Antragsteller vor, § 5 MarkenG verlange gerade kein eingetragenes Registerrecht. Das Recht an einer geschäftlichen Bezeichnung entstehe durch Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Es könne überhaupt nicht zweifelhaft sein, dass der vom Antragsteller seit 2003 benutzte Geschäftsname BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten als geschäftliche Bezeichnung gemäß Artikel § 5 Absatz 1 MarkenG Schutz genieße und dieser Schutz dem Antragsteller das Recht gewähre, gemäß § 15 Absatz 1 und Absatz 2 MarkenG dem Antragsgegner die Nutzung einer deutlich jüngeren verwechslungsfähigen Marke zu untersagen und die Marke zur Löschung zu bringen. Die langjährige Benutzung des Geschäftsnamens „BSK Claus Baurmann Spezialkabel und Komponenten“ werde im Einzelnen belegt.

In Bezug auf das Treffen zwischen den Parteien in 2003 trägt der Antragsteller vor, beide Parteien hätten sich nicht lediglich unter ihren jeweiligen Personennamen kennengelernt. Die Parteien hätten Visitenkarten ausgetauscht. Aus der Visitenkarte von Herrn Thomas Berger sei im Übrigen ersichtlich, dass der Antragsgegner früher ein ganz anderes Logo zur Kennzeichnung seines Geschäftsbetriebs verwendet habe. Folglich habe er später mit der angegriffenen Markenanmeldung die vom Antragsteller verwendete Abkürzung BSK in bösgläubiger Absicht übernommen.

Der Antragsteller kommt damit zu dem Schluss, der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit sowohl gemäß Artikel 53 Absatz 1, Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV als auch gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV begründet sei.

II        RELATIVE NICHTIGKEITSGRÜNDE - IM GESCHÄFTLICHEN VERKEHR BENUTZTES KENNZEICHENRECHT – ARTIKEL 53 ABSATZ 1 BUCHSTABE c UMV IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UMV

Gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren eine Unionsmarke für nichtig erklärt, wenn ein in Artikel 8 Absatz 4 genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind.

Artikel 8 Absatz 4 UMV besagt, dass auf Widerspruch der Inhaberin einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats:

1. Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind

2. dieses Kennzeichen seiner Inhaberin das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 4 UMV unterliegen somit den folgenden Anforderungen:

• Das ältere Kennzeichen muss vor der Einreichung der angefochtenen Marke im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt worden sein.

• Die Widersprechende muss nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht vor der Einreichung der angefochtenen Marke Rechte an dem Kennzeichen, auf das der Widerspruch gestützt wird, erworben haben, einschließlich des Rechts, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

• Die Bedingungen, unter denen die Benutzung einer jüngeren Marke untersagt werden kann, müssen in Bezug auf die angefochtene Marke erfüllt sein.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Erfüllt ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen nicht, bleibt einem Widerspruch, der auf eine ältere nicht eingetragene Marke oder andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, somit der Erfolg versagt. Selbiges gilt entsprechend für einen Antrag auf Nichtigerklärung einer Marke gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV.

Vorherige Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung

Die Bedingung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist eine konstitutive Voraussetzung, ohne die das betreffende Zeichen keinerlei Schutz gegen die Eintragung einer Unionsmarke genießt, und sie besteht unabhängig von den Voraussetzungen, die das nationale Recht für den Erwerb des ausschließlichen Rechts aufstellt. Überdies muss eine solche Benutzung darauf schließen lassen, dass das betreffende Kennzeichenrecht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist.

Hierzu ist festzustellen, dass die Voraussetzung in Bezug auf die Benutzung eines Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im geschäftlichen Verkehr nach Artikel 8 Absatz 4 UMV den Zweck verfolgt, Konflikte zwischen den Zeichen zu begrenzen, indem sie verhindert, dass ein älteres Recht, das nicht hinreichend ausgeprägt, d. h. im geschäftlichen Verkehr wichtig und bedeutungsvoll ist, der Eintragung einer neuen Unionsmarke entgegenstehen kann. Die Möglichkeit eines Widerspruchs soll auf Zeichen beschränkt sein, die auf ihrem relevanten Markt tatsächlich und wirklich präsent sind. Um die Eintragung eines neuen Zeichens verhindern zu können, muss das für den Widerspruch geltend gemachte Zeichen tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt werden und eine mehr als lediglich örtliche geografische Schutzausdehnung haben, was bedeutet, dass, wenn das Schutzgebiet dieses Zeichens als nicht örtlich angesehen werden kann, die Benutzung in einem bedeutenden Teil dieses Gebiets erfolgen muss. Bei der Feststellung, ob dies der Fall ist, sind die Dauer und die Intensität der Benutzung dieses Zeichens als unterscheidendes Element für seine Adressaten zu berücksichtigen, bei denen es sich sowohl um Käufer und Verbraucher als auch um Lieferanten und Wettbewerber handelt. In dieser Hinsicht sind insbesondere Benutzungen des Zeichens in der Werbung und in der geschäftlichen Korrespondenz erheblich. Ferner ist die Beurteilung der Voraussetzung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr für jedes Gebiet, in dem das für den Widerspruch geltend gemachte Recht geschützt ist, getrennt vorzunehmen. Schließlich muss die Benutzung des in Frage stehenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke dargetan werden (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159, 160, 163 und 166). Selbiges gilt entsprechend für einen Antrag auf Nichtigerklärung einer Marke gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV.

Im gegenständlichen Verfahren wurde die angefochtene Marke am 13.09.2013 angemeldet. Daher musste der Antragsteller nachweisen, dass das Kennzeichenrecht, auf das der Nichtigkeitsantrag gestützt wird, vor diesem Zeitpunkt in Deutschland im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wurde.

Darüber hinaus muss aus den Nachweisen eindeutig hervorgehen, dass die Benutzung zum Zeitpunkt der Einreichung des Nichtigkeitsantrags anhält. In diesem Kontext sieht Regel 19 Absatz 2 Buchstabe d UMDV ausdrücklich vor, dass, wenn der Widerspruch auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, der Widersprechende den Erwerb, den Fortbestand und den Schutzumfang dieses Rechts nachzuweisen hat.

Die vorgelegten Beweismittel belegen die Benutzung im geschäftlichen Verkehr des nicht eingetragenen Zeichens für einen Zeitraum von fast sieben Jahren (von Januar 2003 bis Dezember 2009), der jedoch den Zeitraum von mehr als fünf Jahren vor Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit (27.05.2015) nicht umfasst. Da für dieses Kennzeichen die Benutzung die tatsächliche Voraussetzung für das Bestehen des Rechts darstellt, muss diese Voraussetzung zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit erfüllt sein und nachgewiesen werden. Wie oben ausgeführt, sehen Regeln 19 Absätze 1 und 2 Buchstabe d UMDV vor, dass, wenn der Widerspruch auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, unter anderem der „Fortbestand“ dieses Rechts innerhalb der Frist nachzuweisen ist, die vom Amt zur Vorlage oder Ergänzung der Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Untermauerung des Widerspruchs gesetzt wird. Wird die Existenz, die Gültigkeit und der Schutzumfang des älteren Rechts nicht innerhalb der gesetzten Frist belegt, wird der Widerspruch als unbegründet abgewiesen (Regel 20 Absatz 1 UMDV). Diese Regeln sind entsprechend auch auf Nichtigkeitsverfahren anwendbar (Siehe in diesem Sinne auch: 23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553).

Somit hat der Antragsteller die Benutzung des älteren Kennzeichenrechts im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung nicht nachgewiesen.

Unter Abwägung aller obigen Ausführungen gelangt die Nichtigkeitsabteilung zu der Feststellung, dass der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund Artikel 53 Absatz 1 UMV Artikel 8 Absatz 4 UMV nicht begründet ist.

III        ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE - BÖSGLÄUBIGKEIT – ARTIKEL 52 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird eine Unionsmarke für nichtig erklärt, wenn die Anmelderin bei Einreichung der Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat.

Es gibt keine genaue rechtliche Definition für den Begriff „Bösgläubigkeit“, der verschiedene Auslegungen zulässt. Bösgläubigkeit ist ein subjektiver Zustand, der in den Absichten des Anmelders bei Einreichung der Anmeldung einer Unionsmarke wurzelt. Grundsätzlich ziehen Absichten an sich keine rechtlichen Folgen nach sich. Damit Bösgläubigkeit bejaht werden kann, muss erstens ein Handeln des Inhabers der Unionsmarke vorliegen, das eindeutig eine unredliche Absicht erkennen lässt, und muss zweitens ein objektiver Bewertungsmaßstab existieren, anhand dessen solch ein Handeln gemessen und anschließend als bösgläubig qualifiziert werden kann. Es liegt Bösgläubigkeit vor, wenn das Verhalten des Anmelders der Unionsmarke von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht, was sich durch eine Würdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls anhand dieser Maßstäbe ermitteln lässt(siehe Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Bösgläubigkeit kann zudem dann vorliegen, wenn die beteiligten Parteien in einer Beziehung stehen oder gestanden haben, etwa in (vor-/nach-)vertraglichen Beziehungen, aus denen gegenseitige Pflichten und eine Verpflichtung zu fairem Verhalten bezüglich der rechtmäßigen Interessen und Erwartungen der anderen Partei erwachsen sind (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

Ob der Inhaber einer Unionsmarke bei der Einreichung einer Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat, muss unter Berücksichtigung aller für den Einzelfall relevanten Faktoren einer Gesamtbeurteilung unterzogen werden (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

Die Beweislast für das Vorhandensein von Bösgläubigkeit obliegt dem  Nichtigkeitsantragsteller; es gilt die Vermutung der Gutgläubigkeit, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Beschreibung der relevanten Fakten und Angaben

Die Nichtigkeitsabteilung befindet die folgenden Tatsachen für unstrittig:

1.        Am 21.02.2003 hat der Antragsteller unter seiner geschäftlichen Bezeichnung „BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten“ dem Inhaber der jüngeren Marke ein Angebot zu elektrischen Leitungen unterbreitet.

2.        Ein Treffen zwischen dem Antragsteller und der Inhaber der Unionsmarken hat am 05.03.2003 in der Gaststätte Cafe del Sol in Hildesheim stattgefunden. Die Personen haben Visitenkarten ausgetauscht.

3.        Am 17.10.2014 hat die Firma „BSK Claus Baurmann Spezialkabel und Komponenten“ ein Schreiben von PRAETORIA Rechtsanwälte in Bezug auf Unterlassung bekommen. Mit diesem Schreiben der „PRAETORIA Rechtsanwälte“ vom 17.10.2014 wurde „BSK Claus Baurmann Spezialkabel und Komponenten“ aus der Unionsmarke abgemahnt und zur Unterlassung der Bezeichnung „BSK“ aufgefordert.

Beurteilung der Bösgläubigkeit

Die Absichten der Inhaberin der Unionsmarke können auf Bösgläubigkeit hinweisen, wenn sich zeigt, dass die Inhaberin der Unionsmarke die angegriffene Unionsmarke nicht angemeldet hat, um sie selbst zu benutzen, sondern ausschließlich dazu, um eine dritte Partei vom Markt fernzuhalten (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44).

Das gleiche gilt, wenn die Absicht der Inhaberin der Unionsmarke ausschließlich darin bestand, eine dritte Partei vom Markt zu verdrängen.

Bösgläubigkeit liegt ferner vor, wenn die Inhaberin der Unionsmarke beabsichtigt, durch Eintragung in den Besitz der Marke eines Dritten zu gelangen, mit dem sie vertragliche oder vorvertragliche Beziehungen pflegte oder eine andere Verbindung bestand, in der Gutgläubigkeit geboten war und die der Inhaberin der Unionsmarke ein Fairplay-Gebot bezüglich der rechtmäßigen Interessen und Erwartungen der anderen Partei auferlegte (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

Die entscheidende Frage ist daher, ob die Beziehung zwischen den Parteien eine ausreichend enge Verbindung geschaffen hat, um nahezulegen, dass fairerweise von der Inhaberin der Unionsmarke erwartet werden kann, nicht unabhängig eine identische Unionsmarkenanmeldung einzureichen, ohne den Nichtigkeitsantragsteller vorab zu unterrichten und ihr ausreichend Zeit einzuräumen, um Maßnahmen gegen die angegriffene Marke zu treffen (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).

Solch eine Beziehung kann ausreichend eng sein, wenn die Parteien in vertragliche oder vorvertragliche Verhandlungen eingetreten sind, die unter anderem das fragliche Zeichen betreffen. Solch eine Beziehung muss nicht derart spezifisch sein, als dass sie beispielsweise ausschließlich Franchise-Rechte für das betroffene Gebiet regelt (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).

Wenn ein Fairplay-Gebot besteht, muss zweitens ermittelt werden, ob das Verhalten der Inhaberin der Unionsmarke eine Verletzung des Fairplay-Gebots darstellt oder nicht, so dass das Verhalten bösgläubig gewesen wäre.

Aus dem Treffen der Parteien in einer Gaststätte lässt sich nicht die Schlussfolgerung ziehen, zwischen den Parteien sei eine vorvertragliche oder vertragliche Beziehung entstanden. Der Inhalt des Gesprächs bleibt unklar. Der Bewirtungsbeleg könnte tatsächlich im Nachhinein handschriftlich mit den für nötig gehaltenen Angaben ergänzt worden sein.

Selbst wenn die Parteien Visitenkarten ausgetauscht haben und in ihrer kaufmännischen Eigenschaft ins Gespräch getreten sind, ist es möglich, dass dies ein informelles Treffen zwischen einem potentiellen Auftraggeber (Kunden) und Auftragnehmer gewesen ist. Diese mögliche Auffassung wird durch das am 21.02.2003 an den Inhaber geschickte Angebot unterstützt.

Eine echte wirtschaftliche Beziehung gründet man üblicherweise nicht in einer Gaststätte. Selbst wenn dies der Fall wäre, würde eine echte wirtschaftliche Beziehung normalerweise in weiteren Treffen zwischen den Parteien in Einzelheiten besprochen. Es gibt keine Information darüber, dass weitere Treffen zwischen den Parteien stattgefunden haben. Auch wenn der Zweck des Treffens eine mögliche Partnerschaft gewesen wäre und tatsächlich Kunden, Lieferanten usw. diskutiert wurden, gibt es keine Nachweise dafür, dass diese Besprechungen erfolgreich waren und zur Gründung einer geschäftlichen Beziehung geführt haben.

Die Anmeldung einer Marke zehn Jahre nach dem Treffen in der Gaststätte Cafe del Sol spricht auch nicht für eine bösgläubige Handlung. Es ist hier auch darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung zu einem Zeitpunkt getätigt wurde, als der Antragsteller, gemäß den vorgelegten Unterlagen, seine wirtschaftliche Tätigkeit nicht mehr ausgeübt hat. Daher kann man nicht über einen Versuch seitens des Inhabers sprechen, den Antragsteller vom Markt fernzuhalten oder vom Markt zu verdrängen, weil der Antragsteller zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke schon lange nicht mehr auf dem Markt präsent war.        

Um Bösgläubigkeit feststellen zu können, muss, wie bereits dargestellt, ein Handeln der Inhaberin der Unionsmarke vorliegen, das eindeutig eine unredliche Absicht erkennen lässt und von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht. Unter Berücksichtigung der (i) angemeldeten Waren und Dienstleistungen (Kabel und ähnliche und Einzel-, Großhandeln in Bezug auf diese Waren) und (ii) des Namens des Anmelders (Berger), ist die Benutzung einer Abkürzung wie „BSK“, die innerhalb der Marke offensichtlich für „Berger Spezialkabel“ steht, gerechtfertigt. Es lässt sich daher keinesfalls eindeutig eine unredliche Absicht bei der Anmeldung der angefochtenen Marke erkennen.

Somit hat der Antragsteller nicht belegt, dass der Markeninhaber die Unionsmarke nicht angemeldet hat, um sie selbst zu benutzen, sondern ausschließlich dazu, um den Antragsteller vom Markt fernzuhalten.

In der Rechtsprechung wurden mehrere Faktoren ermittelt, die in der Regel wahrscheinlich kein Beweis für Bösgläubigkeit sind. Ein von diesen Faktoren ist die Tatsache, dass der Unionsmarkeninhaber nach erfolgreicher Eintragung der strittigen Unionsmarke ein Schreiben an andere Parteien richtet, in dem diese aufgefordert werden, die Benutzung eines ähnlichen Zeichens in ihren Geschäftsbeziehungen einzustellen. Das ist an sich genommen kein Hinweis auf Bösgläubigkeit. Ein solches Ersuchen fällt in den Geltungsbereich der mit der Eintragung einer Unionsmarke verbundenen Rechte; siehe Artikel 9 UMV (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 33). Somit kann das Abmahnungsschreiben von „PRAETORIA Rechtsanwälte“ zur Unterlassung der Bezeichnung „BSK“ nicht als Hinweis auf eine Bösgläubigkeit betrachtet werden, auch wenn das Schreiben im Zusammenhang mit den anderen von den Parteien vorgelegten Tatsachen betrachtet wird.  

Vor dem Hintergrund des das Unionsmarkenrecht prägenden Grundsatzes, dass die Beweislast für das Vorhandensein von Bösgläubigkeit dem Nichtigkeitsantragsteller obliegt, und bis dahin die Vermutung der Gutgläubigkeit gilt, sieht sich die Nichtigkeitsabteilung nicht in der Lage, aus dem von den Parteien vorgetragenen und nachgewiesenen Sachverhalt auf die Bösgläubigkeit des Markeninhabers im Anmeldezeitpunkt zu schließen. Der Antrag bleibt mithin erfolglos, auch insofern er auf Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV gestützt ist.

IV        KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da der Antragsteller die unterliegende Partei ist, trägt er alle dem Inhaber der Unionsmarke in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absatz 3 und Absatz 7 Buchstabe d Ziffer iv UMDV sind die an den Inhaber der Unionsmarke zu zahlenden Kosten die Vertretungskosten, die auf Grundlage der dort festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Löschungsabteilung

Natascha GALPERIN

Plamen IVANOV

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Löschungsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.