Last Planner | Decision 2468406 - Köster GmbH v. Lean Construction Institute, Inc.
Date Published: Sep 28, 2017
WIDERSPRUCH Nr. B 2 468 406
Köster GmbH, Sutthauser Straße 280, 49080 Osnabrück, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Grosshandelsring 6, 49084 Osnabrück, Deutschland (zugelassene Vertreter)
g e g e n
Lean Construction Institute, Inc., 1400 N. 14th Street, Suite 1200, Arlington Virginia VA, 22209, Vereinigte Staaten von Amerika (Anmelderin), vertreten durch Dentons Europe LLP, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (zugelassene Vertreter).
Am 31/05/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende
ENTSCHEIDUNG:
1. Der Widerspruch Nr. B 2 468 406 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.
BEGRÜNDUNG:
Die Widersprechende legte Widerspruch gegen einige der Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 13 369 863 für die Wortmarke „Last Planner” ein, und zwar gegen alle Dienstleistungen der Klasse 42. Der Widerspruch beruht auf der Unionsmarkeneintragung Nr. 4 516 324 für die Wortmarke „Last Planner“. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.
BENUTZUNGSNACHWEIS
Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs geltenden Fassung) hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war.
Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.
Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marke, auf welcher der Widerspruch beruht, verlangt.
Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht und ist zulässig, da die frühere Marke mehr als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum eingetragen war.
Die angefochtene Anmeldung wurde am 01/12/2014 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marke, auf welcher der Widerspruch beruht, in der Europäischen Union vom 01/12/2009 bis einschließlich zum 30/11/2014 ernsthaft benutzt wurde.
Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:
Klasse 6: Metallische Baumaterialien und Rohre für Bauzwecke, metallische transportable Bauten.
Klasse 9: Steuergeräte, soweit in Klasse 9 enthalten, auch zur Verwendung in Regelstationen und zum Zwecke des Kathodenschutzes, Gaserfassungsanlagen für Deponien, bestehend aus Gasanalysegeräten und Gasometern.
Klasse 19: Asphalt, Pech und Bitumen; nichtmetallische transportable Bauten, nichtmetallische Baumaterialien und Rohre für Bauzwecke.
Klasse 36: Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Grundstücks- und Hausverwaltung, Schätzung von Immobilien, Wohnungsvermietung.
Klasse 37: Straßen- und Wegebau einschließlich Erstellung von Straßendecken aller Art (einschließlich des Unterbaus) wie Klein- und Großpflasterdecken, Ziegelpflasterdecken, Betondecken, wassergebundene Schotterdecken, bitumen- und teergebundene Straßendecken aller Art, Holzpflasterdecken; Ausführung von Erdarbeiten einschließlich der erforderlichen Frostsicherungsarbeiten sowie Durchführung von Maßnahmen zur Entwässerung; Sport-, Spiel- und Parkplatzbau; Kanal-, Wasser-, Landschafts-, Tunnel- und Brückenbau; Gleisbau; Verlegung von Bordschwellen und Bordsteinen, Erstellung von Rand- und Beeteinfassungen, Leitstreifen, Bürgersteigbefestigungen, Geh- und Radwegbefestigungen; Erstellung, Instandhaltung, Wartung sowie Sanierung von Bauwerken im Ingenieurbau und im Tiefbau wie Be- und Entwässerungsanlagen, Kläranlagen, Ent- und Versorgungsleitungen, Dükern, Einstiegschächten, Regeneinläufen, Regenrückhaltebecken, Kläranlagenteilen; Verlegung von Land- und Seekabeln sowie Gleisanlagen; Erstellung von Bauwerken der Umwelttechnik einschließlich Bau und Sanierung von Abfalldeponien sowie Ausbau von Felskavernen für die Lagerung giftiger Abfallstoffe und von gefährlichen Materialien; Hoch-, Tief- und Ingenieurbau einschließlich Erstellung und Sanierung von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen, Krankenhäusern, Industrie- und Gewerbebauten sowie schlüsselfertiger Bauten; Ausführung von baulichen Schutzarbeiten an Gebäuden, von Bau- und Betoninstandsetzungsarbeiten einschließlich Oberflächenschutz; Ausführung von Dachdeckerarbeiten sowie Erstellung und Instandhaltung von Wege-, Platz- und Passagenüberdachungen; Erstellung und Instandhaltung von Pumpstationen für Wasser und Abwasser, Meß- und Regelstationen zur Förderung von Wasser und Gas, Druckerhöhungsstationen für Wasser, Gas und Industriemedien; Reparatur von Maschinen, Werkzeugen und Geräten für das Bauwesen; Durchführung von Abbruch-, Abdichtungs- und Dämmungsarbeiten; Elektroinstallation; Fassadenreinigung; Feuerungsbau: Fliesen- und Fußbodenlegearbeiten; Gebäudeentfeuchtung; Gerüstbau; Sprengarbeiten; Zimmererarbeiten und Ingenieurholzbau; Einbau von Heizungs-, Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräten; Reinigung kontaminierter Materialien zur Entsorgung, Sicherung und Sanierung dieser Materialien nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Klasse 39: Lagerung kontaminierter Materialien zur Entsorgung, Sicherung und Sanierung dieser Materialien nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Klasse 40: Oberflächenbehandlung kontaminierter Materialien zur Entsorgung, Sicherung und Sanierung dieser Materialien nach den gesetzlichen Bestimmungen; Entsorgung kontaminierter Materialien durch biologische und/oder chemische und/oder physikalische Behandlung.
Klasse 42: Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; technisches Bauprojektmanagement; Dienstleistungen eines Architekten und Ingenieurs.
Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV, muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.
Am 22/09/2015 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV der Widersprechenden eine Frist bis zum 22/11/2015 um Benutzungsnachweise für die ältere Marke einzureichen. Diese Frist wurde mehrmals verlängert und endete schließlich am 09/08/2016. Die Widersprechende legte fristgerecht am 09/08/2016 Benutzungsnachweise vor.
Am 17/08/2016, nach Fristablauf, reichte die Widersprechende ergänzende Beweismittel ein.
Die Anmelderin beanstandet, dass die Übermittlung von Beweismitteln durch die Widersprechende am 17/08/2016 verspätet war. Folglich sollten diese Beweismittel keine Berücksichtigung finden.
Obwohl Widersprechende gemäß Regel 22 Absatz 2 UMDV ihre Beweismittel innerhalb der vom Amt gesetzten Frist einzureichen haben, folgt daraus nicht automatisch, dass das Amt ergänzende Beweismittel nicht berücksichtigen kann (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28). Das Amt hat das ihm gemäß Artikel 76 Absatz 2 UMV zustehende Ermessen auszuüben (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 30).
Die bei der Ausübung des Ermessens in Betracht zu ziehenden Faktoren sind, zum einen, dass die verspätet vorgebrachten Gesichtspunkte auf den ersten Blick von wirklicher Relevanz für das Ergebnis des Verfahrens sind und, zum anderen, dass das Verfahrensstadium, in dem das verspätete Vorbringen erfolgt, und die Umstände, die es begleiten, einer solchen Berücksichtigung nicht entgegenstehen (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 33). Die Berücksichtigung ergänzender, verspäteter Beweismittel ist unwahrscheinlich wenn die Widersprechende die gesetzten Fristen durch bewusste Verzögerungstaktiken oder durch offensichtlich erkennbare Fahrlässigkeit missbraucht hat (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Zudem ist das Amt bei Ausübung seines Ermessens gemäß Artikel 76 Absatz 2 UMV nicht dazu verpflichtet, jede der vorgenannten Kriterien zu bewerten. Bereits einer dieser Punkte ist ausreichend um festzustellen, dass die verspäteten Beweismittel nicht berücksichtigt werden können.
Das Amt kommt zu dem Ergebnis, dass die Widersprechende innerhalb der Frist relevante Beweismittel eingereicht hat, so dass die verspätet vorgelegten Beweismittel als ergänzend angesehen werden können.
Abgesehen von einer undatierten PowerPoint-Präsentation „Terminplanung und Produktionssteuerung nach den Prinzipien der Schlanken Bauabwicklung“ – Produktionssteuerung mit Last Planner® der Widersprechenden und ihres Schwesterunternehmens Baresel, enthalten die verspätet eingereichten Beweismittel jedoch lediglich die bereits innerhalb der Frist auszugweise eingereichten Magazine und das übrige bereits vorgelegte Material. Diese unterlagen sind nicht von Relevanz für das Ergebnis des Verfahrens, und nichts deutet darauf hin, dass sie nicht innerhalb der Frist eingereicht hätten werden können. Darüber hinaus hatte die Widersprechende beinahe ein Jahr Zeit, um die erforderlichen Beweismittel zum Nachweis der Benutzung der Marke einzureichen.
Aus den vorgenannten Gründen und in Ausübung des ihm gemäß Artikel 76 Absatz 2 UMV zustehenden Ermessens, entscheidet das Amt, seiner Entscheidung lediglich die Beweismittel zugrunde zu legen, die innerhalb der Frist eingereicht wurden.
Daher sind die in Betracht zu ziehenden Beweismittel entsprechend die folgenden:
- Eidesstattliche Versicherung des Herrn Claude-Patrick Jeutter, Vorsitzender der Geschäftsführung der Widersprechenden, vom 09/08/2016. Herr Jeutter gibt an, zu den Geschäftstätigkeiten der Widersprechenden und ihres Schwesterunternehmens, der Baresel GmbH, gehörten die ingenieursmäßige Planung und Erstellung von schlüsselfertigen Bauten unter Einschluss von Industriebauten, Großbauwerken, Wohnanlagen, Tunnelbauten, Studentenwohnheimen, Verwaltungsgebäuden, Stadtquartieren, Veranstaltungshallen etc. Die Widersprechende habe ein Planungssystem für den effektiven Bauablauf entwickelt, welches sie bereits seit mehr als zehn Jahren einsetze und als Projektsteuerungsinstrument unter dem Namen „Last Planner®“ als Ingenieurs- und Planungsdienstleistung anbiete, inbegriffen im Gesamtpreis eines Bauwerks. Diese Dienstleistungen würden nicht als Einzeldienstleistungen angeboten und in Rechnung gestellt, sondern seien Teile des Preises, der für Planung, Steuerung, Betreuung und Erstellung eines Gesamtbauwerkes anbieten und als Endpreis in Rechnung gestellt würden. Die Widersprechende habe die „Last Planner®“-Marke ihrer Schwesterfirma Baresel GmbH lizensiert. Die entsprechenden Dienstleistungen würden von der Widersprechenden seit Jahren auch in ihren Hauszeitschriften im Einzelnen dargestellt und beworben, Auszüge seien beigefügt. Bis Dezember 2014 seien von der Widersprechenden und ihrem Schwesterunternehmen eine Vielzahl an Bauwerken in Arbeit gewesen, welche mit den Projektsteuerungsdienstleistungen und den Planungsdienstleistungen „Last Planner“ verkauft worden seien. Herr Jeutter verweist auf eine aktuelle Auflistung. Es handele sich um Bauwerke mit einem Umsatzvolumen im Bereich oberhalb von EUR 100 000 000. Des Weiteren habe die Widersprechende unter dem Titel „Köster Akademie“ spezielle Schulungen zum Projekt der „Last Planner“-Dienstleistungen veranstaltet, eine entsprechende Einladung sei beigefügt. An solchen Informationsveranstaltungen hätte in den letzten zehn Jahren regelmäßig eine Vielzahl von Mitarbeitern teilgenommen.
- Köster Kundenmagazin „Bauimpulse“, Ausgabe November 2014, Deckblatt und Seiten 16 und 17, sowie Kundenmagazin „Bareselmagazin“, Ausgabe November 2014, Deckblatt und Seiten 14 und 15. Die Auszüge sind, abgehsehen vom Deckblatt, identisch. Es wird das Produkt „Last Planner“ vorgestellt, ein Projektsteuerungsinstrument zur Planung und Steuerung von Bauabläufen.
- Kundenmagazin „Baresel Extra“, Ausgabe Dezember 2014, Deckblatt und Seite 3, auf welcher Bezug genommen wird auf das Produkt „Last Planner“, das Anfang des Jahres 2014 eingeführt worden sei. Die Last-Planner-Methode werde in der Unternehmensgruppe in mehr als 20 Projekten sehr erfolgreich angewendet.
- Ankündigung „Köster Akademie“ - „Terminplanung und Produktionssteuerung nach den Prinzipien der Schlanken Bauabwicklung“ der Widersprechenden, undatiert. Unter „Inhalte“ wird Bezug auf den „Last Planner“ genommen.
- Aufstellung „Aktuelle MASTERPLAN® Projekte in der Phase ‚Produktion und Abnahme‘ mit Auswertung zur Umsetzung der Last Planner® Methode“ vom 09/08/2016. Es sind 27 Projekte an verschiedenen Orten in Deutschland mit „Solltermin PP4“ im Zeitraum 2013 und 2014 gelistet.
Die Auszüge aus den Kundenmagazinen und die Aufstellung der MASTERPLAN-Projekte beweisen, dass der Benutzungsort Deutschland ist. Dies kann abgeleitet werden aus der Sprache der Dokumente (Deutsch) und einigen Adressen in Deutschland. Die Nachweise beziehen sich also auf das relevante Gebiet.
Ein Teil der Nachweise nimmt Bezug auf den relevanten Zeitraum.
Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind alle erheblichen Faktoren und Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung, ihre Dauer und Regelmäßigkeit.
Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.
Die eingereichten Unterlagen liefern der Widerspruchsabteilung unzureichende Angaben über das Handelsvolumen sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung.
Im Hinblick auf die eidesstattliche Versicherung stellt die Widerspruchsabteilung fest, dass in Regel 22 Absatz 4 UMDV schriftliche Erklärungen nach Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV zwar ausdrücklich als zulässige Beweismittel aufgeführt werden. Zu den zulässigen Beweismitteln zählen nach Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV auch schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben. Diesbezüglich ist jedoch zu berücksichtigen, dass Erklärungen, die von dem Betroffenen selbst oder von Personen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu diesem stehen, verfasst wurden, im Allgemeinen ein geringerer Beweiswert zuerkannt wird als Beweismitteln, die von unabhängigen Dritten stammen. Dies ist damit zu begründen, dass die Wahrnehmung der Verfahrensbeteiligten durch das persönliche Interesse am Verfahrensgegenstand beeinflusst sein könnte.
Dies bedeutet nicht, dass solchen Erklärungen jeglicher Beweiswert fehlt. Der Ausgang des Verfahrens hängt von der Gesamtbeurteilung der Beweismittel im konkreten Einzelfall ab. Da eine eidesstattliche Erklärung eines Beteiligten aus den oben dargelegten Gründen eine geringere Beweiskraft besitzt als materielle Beweismittel wie zum Beispiel Rechnungen, Warenkataloge, Etiketten, Verpackungen usw. oder Erklärungen unbeteiligter Dritter, sind zur Erbringung des Benutzungsnachweises in der Regel zusätzliche Belege erforderlich.
In diesem Zusammenhang stellt die Widerspruchsabteilung fest, dass auch die übrigen eingereichten Unterlagen ausschließlich von der Widersprechenden stammen. Zwar ist ein Teil davon, nämlich die Kundenmagazine, nach außen gerichtet, jedoch hat die Widersprechende Auszüge aus lediglich drei dieser Magazine eingereicht, zwei davon mit identischem Inhalt. Zudem datieren sie aus dem letzten Monat des relevanten Zeitraums bzw. dem Monat danach. Ferner fehlen Angaben zu Auflage und Verbreitung des Magazins.
Die Ankündigung über die Informationsveranstaltung ist undatiert, und die Veranstaltung scheint sich laut eidesstattlicher Versicherung an Mitarbeiter der Widersprechenden gerichtet zu haben.
Gemäß den in der eidesstattlichen Versicherung gemachten Angaben, werden unter der Marke angebotene Dienstleistungen nicht gesondert, sondern nur als Teil von Gesamtaufträgen erbracht. Solche Gesamtaufträge sind in der Aufstellung aktueller Projekte gelistet, die jedoch keine Aufschlüsselung über die im Einzelnen erbrachten Dienstleistungen enthält. Auch sie lässt nicht erkennen, in welchem Umfang die Marke benutzt wurde.
Dem eingereichten Material lässt sich nicht entnehmen, welchen quantitativen Umfang oder welche Häufigkeit die Benutzung im Zusammenhang mit den von der Widersprechenden genannten Dienstleistungen hatte, die den von der Marke erfassten Dienstleistungen in Klasse 42 zuzuordnen sind. Betreffend die Dauer der Benutzung ist festzustellen, dass sich die Unterlagen nur auf das letzte Jahr des maßgeblichen Zeitraums zu beziehen scheinen, die Angaben sind in dieser Hinsicht nicht eindeutig. Laut Kundenmagazin „Baresel Extra“ wurde das Produkt „Last Planner“, das „damals“ noch „Post-It-Methode“ hieß, Anfang des Jahres 2014 eingeführt, laut der eidesstattlichen Versicherung wird es seit mehr als zehn Jahren angeboten – allerdings lässt diese offen, seit wann es unter der Marke „Last Planner“ angeboten wird. Angaben bezüglich der Benutzung der Marke in Verbindung mit den übrigen Waren und Dienstleistungen, auf welche der Widerspruch gestützt ist, fehlen gänzlich.
Folglich befindet die Widerspruchsabteilung, dass die Widersprechende keinen ausreichenden Nachweis für den Benutzungsumfang der älteren Marke geliefert hat.
Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, sowie 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Die Widerspruchsabteilung kommt zu dem Schluss, dass der von der Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften Benutzung der älteren Marke in dem entsprechenden Gebiet während des relevanten Zeitraums ausreicht.
Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV und Regel 22 Absatz 2 UMDV zurückgewiesen werden muss.
KOSTEN
Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.
Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.
Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.
Die Widerspruchsabteilung
Robert MULAC | Natascha GALPERIN | Plamen IVANOV |
Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.
Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.