MAURI 1929 BARCELONA | Decision 2533902 - COMERCIAL CHOCOLATES LACASA S.A. v. PASTELERIAS MAURI, S.A.
Date Published: Sep 28, 2017
OPOSICIÓN Nº B 2 533 902
Comercial Chocolates Lacasa S.A., Autovia Logroño Km. 14, 50180 Utebo (Zaragoza), España (parte oponente), representada por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid, España (representante profesional)
c o n t r a
Pastelerias Mauri S.A., Rambla de Catalunya 102, 08008 Barcelona, España (solicitante), representado por J.D. Nuñez Patentes y Marcas S.L., Rambla de Cataluña 120, 08008 Barcelona, España (representante profesional).
El 27/09/2017, la División de Oposición adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1. La oposición n.° B 2 533 902 se desestima en su totalidad.
2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.
MOTIVOS:
La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 638 325 (figurativa), en concreto, contra todos los productos y servicios de las clases 29, 30 y 43. Tras una limitación de la solicitud y una denegación parcial debido a una oposición paralela, el alcance de la oposición quedó reducido a los productos restantes de la clase 29.
La oposición está basada en las siguientes marcas anteriores:
- El registro de marca de la Unión Europea nº 59 618 “MAURI” (denominativa);
- El registro de marca de la Unión Europea nº 3 610 953 (tridimensional);
- El registro de marca de la Unión Europea nº 9 235 243 (figurativa);
- El registro de marca de la Unión Europea nº 9 280 496 (figurativa);
- El registro de marca española nº 1 096 516 (figurativa);
- El registro de marca española nº 2 936 801 (figurativa).
La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.
PRUEBA DEL USO
Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.
Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.
El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas de la Unión Europea nº 59 618 y nº 3 610 953, y de la marca española nº 1 096 516.
La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.
La solicitud de marca impugnada fue publicada el 13/03/2015. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que las marcas sobre la que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en la Unión Europea y España del 13/03/2010 al 12/03/2015 inclusive.
Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:
Marca de la Unión Europea nº 59 618 “MAURI” (denominativa)
Clase 30: Bombones, caramelos, tabletas de chocolate recubiertas de azúcar, barras de caramelo, turrón y confitería.
Marca de la Unión Europea nº 3 610 953 (tridimensional)
Clase 30: Productos de confitería, chocolates, bombones y turrones.
Marca española nº 1 096 516 (figurativa)
Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, polvos para hacer subir la masas; sal, mostaza; pimienta, vinagre, especias; hielo.
Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.
El 01/03/2016, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 01/05/2016. La parte oponente presentó pruebas el 29/04/2016 (dentro del plazo establecido).
Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:
- Anexo A: Decisión de las Salas de Recursos, de fecha 29/08/2011, en el asunto R 2162/2010-2 referido a la oposición B 912 412. En dicha decisión se menciona el uso de la marca en relación con confitería. El periodo de uso en dicho caso se extendía entre el 04/07/2000 y el 03/07/2005, esto es, diez años antes que en el presente asunto.
- Anexos B y C: 22 facturas emitidas por la parte oponente a diversos clientes en España entre el 31/03/2009 y el 03/03/2015 (las cuatro primeras facturas fechadas fuera del periodo relevante de uso). En las facturas se aprecia la marca ‘MAURI’ en relación con surtido de caramelos. Asimismo, en las facturas se detallan sin marca otra serie de productos que aparecen en otros documentos bajo la marca ‘Mauri’ como discos de regaliz, parasoles Disney, ositos, navel naranja, moras, etc.
- Anexo D: Declaración firmada el 16/10/2015 por D. José Vicente Maza Carcas, Director General de Comercial Chocolates Lacasa S.A., proprietaria de la marca ‘Mauri’. En dicha declaración se detalla la inversión publicitaria realizada por la empresa durante los años 2009 a 2014 para la promoción de la marca ‘Mauri’ (un total de 287.607 Euros en los seis años) y el volumen de ventas alcanzado en los mismos años (un total de 4.098.016 Euros).
- Anexo E: Extracto de la revista ‘Dulces Noticias’ de octubre de 2010 (ambas informaciones escritas a mano sobre el documento). Bajo una pestaña referida a ‘LACASA’ aparecen productos marcados bajo diversas marcas, entre ellas uno bajo la marca en relación con ‘marshmallow con forma de osito bañadas en chocolate con leche’.
- Anexo F: Extractos de las páginas web https://www.tienda.lacasa.es (impreso el 30/10/2015), http://grupo.lacasa.es (sin fecha), http://www.pidetuschuches.com (sin fecha) y de resultados obtenidos de una búsqueda en Google (impreso el 23/10/2015). En ellos se aprecia productos bajo la marca , en particular diversos tipos de caramelos, golosinas (espumas, chuches de goma - en forma de ositos, de moras y de discos de regaliz -, surtido - caramelos surtidos -, naranjas de caramelo) y parasoles de chocolate decorados con personajes de Disney .
- Anexo G: Envoltorios de diversos productos para caramelos y golosinas (surtido de caramelos, chuches de goma en forma de ositos y moras, discos de regaliz).
Por lo que respecta a la declaración firmada por el Director General de la parte oponente, la regla 22, apartado 4, del REMUE establece expresamente que serán admisibles como prueba del uso las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del RMUE. En el artículo 78, apartado 1, letra f), del RMUE se citan los medios de prueba, entre los que se encuentran las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes. En relación con el valor probatorio de este tipo de pruebas, las declaraciones efectuadas por las propias partes interesadas o sus empleados generalmente tienen un menor peso que las pruebas independientes. Ello se debe a que la percepción de la parte implicada en el conflicto puede verse más o menos influida por sus intereses personales en el asunto.
Sin embargo, esto no significa que dichas declaraciones carezcan de todo valor probatorio.
El resultado final dependerá, no obstante, de la apreciación global de las pruebas presentadas en el caso concreto, ya que, generalmente, se requieren elementos complementarios para determinar la prueba del uso, pues debe considerarse que estas declaraciones tienen un menor valor probatorio que las pruebas físicas (etiquetas, embalajes, etc.) o que las pruebas procedentes de fuentes independientes.
En vista de lo que precede, el documento anteriormente mencionado tiene un valor probatorio relativamente menor, por lo que es necesario apreciar las pruebas restantes para comprobar si sustentan el contenido de la declaración.
El solicitante argumenta que no todos los elementos probatorios indican un uso efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance, naturaleza y uso para los productos para los que se han registrado las marcas anteriores.
El argumento del solicitante se basa en una apreciación individual de cada elemento probatorio en relación con todos los factores pertinentes. Sin embargo, a la hora de apreciar el uso efectivo, la División de Oposición debe considerar la prueba en su totalidad. Incluso aunque determinados elementos probatorios no permitan probar, por sí mismos, algunos de los factores pertinentes, la combinación de todos los factores en el conjunto total de los elementos probatorios puede indicar un uso efectivo.
Las facturas, el extracto de la revista ‘Dulces Noticias’ y los extractos de diversas páginas web demuestran que el lugar de uso es España. Esto también se puede deducir de la lengua de los documentos (español), la divisa mencionada (Euro), las direcciones de clientes en España, así como el dominio territorial “.es” (referido a España). Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.
La fecha de la mayoría de las facturas y el extracto de la revista corresponde al periodo pertinente, mientras que la declaración sobre inversión en publicidad y cifras de ventas, aún firmada fuera del periodo relevante, se refiere a datos sobre dicho periodo.
Por otro lado, las pruebas referentes al uso hecho fuera del periodo pertinente no se tienen en cuenta, a menos que contengan pruebas indirectas concluyentes de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo también durante dicho periodo. Las circunstancias posteriores al periodo pertinente pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior durante dicho periodo y las intenciones reales del titular de la Marca de la Unión Europea durante el mismo (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En el asunto en cuestión, la prueba relativa al uso fuera del periodo pertinente confirma el uso de las marcas de la parte oponente durante dicho periodo. Esto se debe a que las cuatro facturas fechadas fuera del periodo relevante de uso no distan en exceso de dicho periodo y pueden servir para reforzar el uso durante el periodo pertinente.
Por lo que respecta al alcance del uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como la naturaleza de los productos o servicios de que se trate, las características del mercado de referencia, el ámbito territorial del uso y su volumen comercial, así como su duración y regularidad.
La apreciación del uso efectivo implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca, y viceversa. Del mismo modo, el ámbito territorial del uso es solo uno de los factores a tener en cuenta, de forma que un reducido ámbito territorial del uso puede verse compensado por un mayor volumen o duración del uso.
Los documentos presentados, a saber, las facturas y la declaración sobre inversión en publicidad y cifra de ventas, ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, la duración y la frecuencia del uso. En particular, la declaración indica un volumen de ventas de productos de la marca “MAURI” entre los años 2009 y 2014 de alrededor de 4 millones de Euros, mientras que las facturas presentadas a título de ejemplo demuestran un volumen de ventas suficiente del total de productos de confitería vendidos bajo dicha marca, bien marcados como tal en las facturas, bien puestos en relación con otros documentos que muestran dichos productos bajo la marca “MAURI”. En cualquier caso, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente. En el presente caso, los productos relevantes son productos de precio bajo, por lo que el volumen de ventas que aparece en las facturas presentadas se considera suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para dichos productos.
Por otro lado, si bien las pruebas presentadas por el oponente para probar el uso efectivo de las Marcas de la Unión Europea anteriores solo se refieren a España, como se ha mencionado anteriormente, el ámbito territorial del uso es solo uno de los factores a tener en cuenta para determinar si el uso es o no efectivo.
Por lo tanto, la División de Oposición considera que la parte oponente ha presentado indicaciones suficientes sobre el alcance del uso de las marcas anteriores.
En el contexto de la regla 22, apartado 3, del REMUE, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo como marca, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.
Con arreglo al artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: el empleo de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada, con independencia de si la marca, en la forma en que se utilice, también esté o no registrada a nombre del titular. Al examinar el uso de un registro anterior a los fines del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE, se podrá aplicar el artículo 15, por analogía, para verificar si el uso del signo constituye o no un uso efectivo de la marca anterior por lo que respecta a su naturaleza.
En el presente asunto, las marcas han sido usadas en forma denominativa “MAURI” o figurativa, esto es , o con ligeras variaciones de esta última. La División de Oposición considera que la forma en que se ha utilizado la marca no modifica el carácter distintivo del registro de marca de la Unión Europea nº 59 618 “MAURI” (denominativa) y del registro de marca española nº 1 096 516 (figurativa). Y por tanto el uso respecto a dichas marcas es correcto.
En vista de lo anterior, la División de Oposición considera que la prueba demuestra el uso de las marcas en la forma bajo las cuales han sido registradas en el sentido del artículo 15, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del RMUE.
Sin embargo, respecto al registro de marca de la Unión Europea nº 3 610 953 (tridimensional), el único documento que contiene una indicación de lo que pudiera ser la naturaleza del uso de dicha marca muestra un signo significativamente diferente, dado que si bien aparece un envoltorio en forma de parasol, en dicho envoltorio no se aprecia la marca “MAURI” sino que posee una decoración totalmente diferente con personajes de Disney (Mickey y Minnie) y el mango no posee forma de bastón sino la silueta de la cabeza y orejas de dichos personajes. En consecuencia, el signo no se utiliza correctamente respecto a esta marca anterior.
En vista de lo anterior, la División de Oposición considera que la prueba no demuestra el uso de dicha marca en la forma bajo la cual ha sido registrada en el sentido del artículo 15, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del RMUE y la oposición debe ser rechazada respecto a dicha marca anterior.
El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo del registro de marca de la Unión Europea nº 59 618 “MAURI” (denominativa) y del registro de marca española nº 1 096 516 (figurativa) en los territorios de referencia durante el periodo de referencia.
No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de las marcas en lo que respecta a la totalidad de los productos incluidos en las marcas anteriores.
Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que está registrada, solo se considerará registrada, a los efectos del examen de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.
En el presente caso, las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso efectivo de las marcas en relación con los siguientes productos:
Marca de la Unión Europea nº 59 618 “MAURI” (denominativa)
Clase 30: Caramelos y confitería.
Marca española nº 1 096 516 (figurativa)
Clase 30: Confitería.
Por lo tanto, la División de Oposición continuará el examen de la oposición teniendo en cuenta únicamente los productos citados respecto a estas marcas anteriores.
RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE
Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.
- Los productos
Los productos en los que se basa la oposición, respecto a las marcas anteriores sujetas a obligación de uso teniendo únicamente en consideración los productos para los que el uso efectivo ha sido establecido, son los siguientes:
Marca de la Unión Europea nº 59 618 “MAURI” (denominativa)
Clase 30: Caramelos y confitería.
Marca de la Unión Europea nº 9 235 243 (figurativa)
Clase 30: Productos de confitería, caramelos, chocolates, turrones y bombones.
Marca de la Unión Europea nº 9 280 496 (figurativa)
Clase 30: Productos de confitería, caramelos, chocolates, turrones y bombones.
Marca española nº 1 096 516 (figurativa)
Clase 30: Confitería.
Marca española nº 2 936 801 (figurativa)
Clase 30: Productos de confitería, caramelos, chocolates, turrones y bombones.
Los productos impugnados son los siguientes:
Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; Leche.
Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 28, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.
Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.
Los productos impugnados carne, pescado, carne de ave y carne de caza; leche están suficientemente alejados de todos los productos de la parte oponente en la clase 30 con respecto a naturaleza, finalidad o método de uso. Además, no son productos complementarios ni competidores, por lo que el público relevante no pensará que son fabricados por las mismas empresas. El hecho de que en algunos casos se trate de productos de alimentación, no es suficiente para concluir la existencia de un nexo de similitud. Los productos son, en consecuencia, diferentes.
- Conclusión
Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la oposición debe desestimarse.
COSTAS
De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.
Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.
Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.
La División de Oposición
Inés GARCÍA LLEDÓ | Eva Inés PÉREZ SANTONJA | Richard BIANCHI |
De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).
El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).