Nutriger | Decision 2735812 - ALTER FARMACIA, S.A. v. Gerard Téllez de meneses serra

Date Published: Sep 28, 2017

OPOSICIÓN Nº B 2 735 812

Alter Farmacia, S.A.,  Avda. de Burgos, 121, 28050 Madrid, España (parte oponente), representada por Elzaburu, S.L.P., Miguel Ángel, 21, 28010 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Gerard Téllez de Meneses Serra, Diputación 314, 1-1, 08009 Barcelona, España, (solicitante).

El 23/05/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 735 812 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos y servicios impugnados:

 

Clase 5:        Alimentos y bebidas dietéticos adaptados para uso médico, para la nutrición deportiva; preparados dietéticos para el deporte; productos alimenticios nutricionales para deportistas; suplementos nutricionales y alimenticios; suplementos alimenticios nutritivos, de energía y proteínas; preparados multivitamínicos; complementos nutricionales.   

Clase 35:        Servicios de venta al por mayor, al por menor, a través de redes informáticas mundiales de complementos nutricionales, vitaminicos, minerales y alimenticios, alimentos y bebidas dieteticos adaptados para uso medico, para la nutricion deportiva, preparados dieteticos para el deporte, productos alimenticios nutricionales para deportistas, suplementos nutricionales y alimenticios, suplementos alimenticios nutritivos, de energia y proteinas, combinaciones de vitaminas y minerales, preparados multivitaminicos.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 15 249 824 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 15 249 824 en concreto, contra todos los productos y servicios de las clases 5 y 35. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea n.º 3 823 333. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 5:         Productos dietéticos alimenticios de carácter medicinal; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; productos vitaminados. 

Clase 29:         Carne, pescado y aves; extractos de carne; huevos, leche y productos lácteos; frutas y legumbres en conserva; jaleas, mermeladas y compotas.  

Clase 30:         Te, cacao, azúcar; harinas y preparaciones hechas de cereales; helados.

Clase 32:        Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; zumos de frutas. 

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 5:        Alimentos y bebidas dietéticos adaptados para uso médico, para la nutrición deportiva; preparados dietéticos para el deporte; productos alimenticios nutricionales para deportistas; suplementos nutricionales y alimenticios; suplementos alimenticios nutritivos, de energía y proteínas; preparados multivitamínicos; complementos nutricionales.   

Clase 35:        Servicios de publicidad; servicios de importación y exportación; servicios de venta al por mayor, al por menor, a través de redes informáticas mundiales de complementos nutricionales, vitaminicos, minerales y alimenticios, alimentos y bebidas dieteticos adaptados para uso medico, para la nutricion deportiva, preparados dieteticos para el deporte, productos alimenticios nutricionales para deportistas, suplementos nutricionales y alimenticios, suplementos alimenticios nutritivos, de energia y proteinas, combinaciones de vitaminas y minerales, preparados multivitaminicos y de máquinas distribuidoras automáticas, máquinas dispensadoras.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 28, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 5

Los preparados multivitamínicos se encuentran de manera idéntica en ambas listas de productos aunque con una ligera variación en su redacción.

Los productos impugnados alimentos y bebidas dietéticos adaptados para uso médico, para la nutrición deportiva; productos alimenticios nutricionales para deportistas se incluyen en la categoría más amplia de, o coinciden con los productos dietéticos alimenticios de carácter medicinal de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los productos impugnados preparados dietéticos para el deporte; suplementos nutricionales y alimenticios; suplementos alimenticios nutritivos, de energía y proteínas; complementos nutricionales se incluyen en la categoría más amplia de/o coinciden con las sustancias dietéticas para uso médico de la parte oponente, ya que todos ellos están orientados a cumplir con las necesidades que requiere una dieta especial. Por tanto, son idénticos.

Servicios impugnados de la clase 35

Sólo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y al por mayor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos.

Por tanto, los servicios impugnados de venta al por mayor, al por menor, a través de redes informáticas mundiales de complementos nutricionales, vitaminicos, minerales y alimenticios; preparados dieteticos para el deporte, suplementos nutricionales y alimenticios, suplementos alimenticios nutritivos, de energia y proteinas, combinaciones de vitaminas y minerales, preparados multivitaminicos son similares en grado bajo a las sustancias dietéticas para uso médico de la parte oponente en la clase 5.

Del mismo modo los servicios impugnados de venta al por mayor, al por menor, a través de redes informáticas mundiales de alimentos y bebidas dieteticos adaptados para uso medico, para la nutricion deportiva, productos alimenticios nutricionales para deportistas son similares en grado bajo a los productos dietéticos alimenticios de carácter medicinal de la parte oponente en la clase 5.

Por el contrario, la condición mencionada anteriormente no se cumple en relación con los servicios de venta al por mayor, al por menor, a través de redes informáticas mundiales de máquinas distribuidoras automáticas, máquinas dispensadoras impugnados, ya que los productos en cuestión no son idénticos. Aparte de ser diferentes en cuanto a su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un sólo punto de compra. Éste no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí, ni son complementarios. Por lo tanto, los servicios impugnados y los productos de la parte oponente son diferentes.

Los servicios de publicidad impugnados consisten en prestar asistencia a terceros para la venta de sus productos y servicios mediante la promoción de su lanzamiento y/o de sus ventas, o en reforzar la posición del cliente en el mercado y ayudarle a adquirir una ventaja competitiva por medio de la publicidad. Para cumplir este objetivo se pueden usar muchos medios y productos diferentes. Son servicios prestados por empresas especializadas que estudian las necesidades de sus clientes y ofrecen toda la información y el asesoramiento necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, y crean una estrategia personalizada con respecto a la publicidad de los productos y servicios en la prensa, sitios web, vídeos, Internet, etc. La naturaleza y la finalidad de los servicios de publicidad son esencialmente diferentes de las de la fabricación de productos. El mero hecho de que los productos de la marca anterior puedan aparecer en anuncios no es suficiente para considerar que existe similitud entre ellos. Por lo tanto, son diferentes.

Los servicios de importación y exportación impugnados consisten esencialmente en prestar asistencia a terceros para realizar los trámites relacionados con la importación y la exportación de productos. Dichos servicios se consideran diferentes a los productos anteriores de la marca oponente, ya que tienen un fin completamente diferente, no coinciden en el origen comercial, en los canales de distribución, ni en los consumidores finales. Tampoco compiten entre sí, ni son complementarios. El mero hecho de que los productos de la parte oponente puedan ser objeto de los servicios impugnados no es suficiente para considerar que existe similitud entre ellos. Estos servicios, por lo tanto, son diferentes.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en bajo grado están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos en el sector médico y farmacéutico. El grado de atención puede variar de medio a alto, ya que se trata de  productos relacionados con la salud y servicios relacionados con la venta de los mismos.

3. Los signos

NUTRIBEN
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Union Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Esto se aplica, por analogía, a los registros internacionales en los que se designe a la Unión Europea. Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada. Teniendo en cuenta que las primeras cinco letras en las que coinciden las marcas en conflicto, ‘NUTRI’, pueden evocar el concepto de ‘nutrición’ en algunos territorios de la Unión Europea y que sin embargo, en algunos países cuyas lenguas no provienen del latín como Bulgaria, la República Checa, Lituania, Polonia y Eslovenia, la palabra ‘nutrición’ no sería reconocida por el público destinatario (05/04/2016, R 0972/2015-2 ‘GOLDNUTRITION’ § 32), la División de Oposición considera apropiado enfocar el análisis de la oposición en la parte del público destinatario que habla búlgaro, checo, lituano, polaco y esloveno para la que ‘nutrición’ no tiene significado y las letras “NUTRI” consecuentemente no evocan ningún concepto.

La marca anterior es una marca denominativa formada por la palabra “NUTRIBEN” y, como tal, carece de elementos dominantes. En el caso de marcas denominativas, es la denominación como tal la que queda protegida y no la forma en que está representada. Carece de relevancia, por lo tanto, el que la marca denominativa anterior aparezca en letras mayúsculas.

La marca impugnada es una marca figurativa formada por la palabra “Nutriger” en letras minúsculas gruesas de color blanco sobre un fondo rectangular con dos esquinas redondeadas de color azul de carácter meramente decorativo y tampoco posee ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Con respecto a los elementos gráficos de la marca impugnada, cabe recordar que cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Además, por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Visualmente, los signos coinciden en las cinco primeras letras “NUTRI” y la séptima letra “-E-”. No obstante, se diferencian en su sexta letra “B” frente a “G” y su última letra “N” frente “R” respectivamente. Por otro lado, también se diferencian en los elementos figurativos de la marca impugnada, en la tipografía, colores y fondo azul de la misma. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el componente verbal suele tener un mayor impacto en el consumidor, los signos tienen un grado medio de similitud visual.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras iniciales “NUTRI-” y de la séptima letra “-E-”, presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de las letras “B” frente a “G” y “N” frente “R”, que por su posición, es probable que pasen desapercibidas. Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud fonética. 

Conceptualmente, ninguno de los signos tiene significado alguno para el público de los territorios de referencia. Dado que no es posible comparar las marcas conceptualmente, el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que el público puede hacer de ella entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y los productos o servicios.

Por otro lado, la apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.

Los productos y servicios se consideran en parte idénticos,  en parte similares en bajo grado y en parte diferentes a los productos de la marca anterior. Están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos en el sector médico y farmacéutico cuyo nivel de atención puede variar de medio a alto, siendo alto para los productos en cuestión. Por otro lado, el derecho anterior tiene un grado de distintividad normal.

Los signos han sido considerados similares visualmente en grado medio y fonéticamente en grado alto, dado que sus vocablos “NUTRIBEN/NUTRIGER” sólo se diferencian en dos letras. Por otro lado, los elementos figurativos diferenciadores de la marca impugnada son menos distintivos que el elemento verbal de la misma y causarán un menor impacto en los consumidores que se referirán más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos.

Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Este recuerdo imperfecto se da incluso en los casos en que el público despliegue un nivel de atención más elevado (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56).

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, la División de Oposición considera que, las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre los mismos, por lo que el consumidor puede llegar a la conclusión de que los signos referidos respecto a productos y servicios idénticos y similares en grado bajo tienen un mismo origen empresarial.

 

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público que habla búlgaro, checo, lituano, polaco y esloveno. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea nº 3 823 333 de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares en grado bajo a los de la marca anterior.

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Francesca CANGERI SERRANO

María Clara  IBÁÑEZ FIORILLO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).