VICTORINO MARTIN | Decision 269/2016-4
Date Published: Sep 28, 2017
LAS SALAS DE RECURSO
RESOLUCIÓN de la Cuarta Sala de Recurso de 9 de diciembre de 2016
En el asunto R 1269/2016-4
D. Victorino Martín García Finca Monteviejo 10840 Moraleja España Titular de la MUE / Parte recurrente representado por Tavira y Botella, C/ Velázquez, 80 - 4o Izda., 28001 Madrid, España
contra Teso La Monja, S.L. Carretera Navaridas, s/n 01307 Páganos (Laguardia) España Solicitante de anulación / Parte recurrida representada por P.E. ENTERPRISE, S.L., Gran Vía 81, planta 5a, Dpto. 9, 48011 Bilbao (Vizcaya), España
RECURSO relativo al procedimiento de nulidad no 11 212 C (marca de la Unión Europea registrada no 10 264 141)
LA CUARTA SALA DE RECURSO
integrada por D. Schennen (Presidente), C. Bartos (Ponente) y S. Martin (Miembro)
Secretaría: H. Dijkema
dicta la siguiente
Lengua de procedimiento: español
09/12/2016, R 1269/2016-4, VICTORINO MARTIN (fig.) / VICTORINO et al.
Resolución
Resumen de los hechos
1 Mediante solicitud recibida el 14 de septiembre de 2011, D. Victorino Martín García (en lo sucesivo el “titular de la MUE impugnada” o el “titular”) solicitó el registro del siguiente signo
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para distinguir una serie de productos y servicios en las clases 3, 14, 18, 24, 25, 29, 31, 33 y 35. Los siguientes productos son pertinentes para el procedimiento en curso:
Clase 33 - Alcohólicas (bebidas -), excepto cerveza;
siendo reivindicados los colores azul, rojo encarnado, blanco y negro.
2 La marca fue registrada el 10 de febrero de 2012.
3 El 21 de julio de 2015, Teso La Monja, S.L. (en lo sucesivo la “solicitante de nulidad”) presentó una solicitud de nulidad contra parte de los productos y servicios de la marca registrada, concretamente los productos de la clase 33, mencionados en el apartado 1.
4 El motivo invocado en la solicitud de nulidad fue el artículo 53, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.
5 La solicitud de nulidad se basó en los siguientes derechos
anteriores:
– MUE no 5 178 272
VICTORINO
registrada el 21 de junio de 2007 y debidamente renovada para “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)” en la clase 33.
– Marca española no 2 241 200
VICTORINO
registrada el 5 de julio de 2000 y debidamente renovada para “vinos, licores y otras bebidas alcohólicas (excepto cerveza)” en la clase 33.
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6 El 3 de agosto de 2015, la Oficina notificó al titular de la MUE que disponía de un plazo para presentar sus observaciones en relación con la solicitud de nulidad, hasta el o antes del día 13 de noviembre de 2015.
7 El 13 de noviembre de 2015, el titular de la MUE presentó su escrito de contestación, indicando que con la misma fecha se presentaban los anexos al documento por correo administrativo. Los anexos fueron recibidos por la Oficina el 16 noviembre de 2015.
8 Mediante resolución de 13 de mayo de 2016 (la “resolución impugnada”), la División de Anulación estimó en su totalidad la solicitud de nulidad para los productos contestados. La marca continuará registrada para los restantes productos y servicios no impugnados. En concreto, su razonamiento puede resumirse del siguiente modo:
– El titular de la MUE impugnada alega que su marca tiene renombre del cual se ha aprovechado con mala fe la solicitante de nulidad y presenta diversos medios de prueba al respecto, que no son admisibles, pues han sido recibidos fuera del plazo, ni son relevantes dado que el derecho a una MUE comienza en la fecha de su presentación y no antes.
– También es irrelevante y carece de pruebas el argumento de que el titular de la MUE impugnada tenga una familia de marcas, lo cual no afectaría en ningún caso a la posible existencia o no de riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas.
– Por razones de economía procesal se examinó en primer lugar la solicitud de nulidad respecto a la MUE no 5 178 272 “VICTORINO” y ello en relación con la percepción que tendría el público de habla española.
– Los productos impugnados son idénticos a los productos en los que se basa
la solicitud. Para ellos, el nivel de atención del público destinario es medio.
– Los signos tienen un alto grado de similitud visual, fonética y conceptual.
– El elemento figurativo del signo impugnado es menos distintivo que su parte denominativa, puesto que desempeña un papel meramente decorativo y no es un elemento dominante del mismo. Los elementos dominantes son “VICTORINO MARTIN”, pues son los que por su tamaño, visualmente, más atraen la atención frente a los elementos figurativos que pasan más desapercibidos.
– En la marca impugnada, el nombre propio “VICTORINO” es más distintivo
que el apellido usual “MARTIN”.
– La marca anterior no tiene elementos que se puedan considerar más
distintivos o dominantes (que atraigan la atención visualmente) que otros.
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– El único elemento de la marca anterior coincide con el primer elemento de la marca impugnada. Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el primer elemento de un signo cuando se compara con una marca, debido al hecho de que el público lee de izquierda a derecha.
– La solicitante de nulidad no ha reivindicado que sus marcas tengan un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o renombre, en consecuencia la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco, que debe considerarse normal.
– Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, por lo tanto la solicitud de nulidad está fundada basándose en el registro de la MUE no 5 178 272. De lo cual se deriva que debe anularse la marca impugnada para todos los productos impugnados.
9 El titular de la MUE impugnada interpuso recurso contra la resolución impugnada, al que adjuntó el escrito de motivación del recurso, solicitando que la resolución impugnada fuera anulada declared the invalidity of. Sus argumentos pueden resumirse de la siguiente manera:
– Las pruebas recibidas por la Oficina el 16 de noviembre de 2015 fueron presentadas dentro del plazo, dado que forman una unidad de acto con el escrito de alegaciones (enviado por facsímile el 13 de noviembre de 2015, el último día del plazo acordado por la Oficina en su carta de 3 de agosto de 2015), y dado que se entregaron en Correos el 13 de noviembre de 2015, fecha que sirve para establecer la fecha de presentación ante la administración pública española. Los documentos acreditan el uso real y efectivo, y el renombre, de la marca “VICTORINO MARTIN”.
– La marca impugnada es una marca renombrada como consecuencia de su alto prestigio y reputación, lo que debe generar un derecho en favor de su titular evitando cualquier aprovechamiento injusto del demandante. El renombre ha sido adquirido mucho antes de que la parte demandante adquiriese la marca de la que es titular y cumple todos los requisitos que se contemplan en el artículo 8, apartado 5 del RMUE.
– Alega que incluso “a pesar de que realmente se ha producido una convivencia pacífica en el mercado entre ambos distintivos (...) en todo caso lo que si existe un alto riesgo de confusión” pero sin embargo prosigue diciendo que “la posibilidad de concurrencia pacífica en el mercado de los signos “VICTORINO” y “VICTORINO MARTÍN” no existe”.
– La marca impugnada forma parte de una familia de marcas del titular de la MUE impugnada (inter alia varios registros para el signo “VICTORINOS”), por lo cual aumenta el riesgo de confusión o de asociación con las marcas de la solicitante de anulación.
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– La marca de la solicitante de anulación debería anularse dado que la misma ha actuado de mala fe, ya que la generalidad del público identifica al nombre “VICTORINO” con el titular de la MUE impugnada.
10 Los argumentos presentados en respuesta al recurso pueden
resumirse como sigue:
– En cuanto a la inadmisión de los documentos fuera del plazo, la Oficina no es un órgano administrativo español sino de la Unión Europea y no está sujeta a la normativa española. La fecha de entrega a Correos es irrelevante. La fecha de recepción es la fecha en la que la Oficina reciba la comunicación.
– En el caso en cuestión, los productos enfrentados son idénticos.
– Existe una identidad denominativa entre los signos enfrentados, es decir la palabra “VICTORINO”. La fuerza distintiva y dominante recae sobre el término “VICTORINO”, único término coincidente de las marcas en pugna.
– Asimismo, el elemento coincidente en la supuesta “familia de marcas” del titular de la MUE es la palabra “VICTORINO”. No obstante, la existencia de una alegada familia de marcas es irrelevante y no afectaría a la existencia de riesgo de confusión entre las marcas.
– Como afirma el titular de la MUE, existe un riesgo directo de confusión
entre las marcas.
– En cuanto a la notoriedad de la marca impugnada, el titular de la MUE termina solicitando la anulación de la marca anterior. La resolución impugnada pone de manifiesto el contrasentido que supone alegar renombre de la marca posterior contra el titular de la marca anterior en una solicitud de nulidad en base al artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, ya que los acontecimientos son irrelevantes porque los derechos de la solicitante de anulación, en la medida en que tienen una fecha anterior a la MUE impugnada, son anteriores.
– En cuanto a los documentos presentados por primera vez ante la Sala de Recurso, no hacen mención, ni siquiera indirecta, a los productos impugnados en la solicitud de nulidad.
– Casi la totalidad de los fundamentos aducidos por la División de Anulación para declarar la existencia de riesgo de confusión permanecen incontestados. El titular de la MUE no niega tal existencia sino la afirma aunque de manera invertida. A la luz de todo ello, la resolución impugnada es correcta y el recurso debe desestimarse.
Fundamentos
11 El recurso es admisible pero no está fundado.
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Sobre la reputación de la MUE impugnada
12 El uso o renombre de una MUE impugnada no es relevante en el contexto de una declaración de nulidad en base al artículo 53, apartado 1, letra a) del RMUE junto con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.
13 La fecha de la solicitud de la MUE impugnada fue el 14 de septiembre de 2011 y la marca se registró el 10 de febrero de 2012. En contraposición a esto, la MUE en que se basa la solicitud de nulidad se registró el 21 de junio de 2007. Como consecuencia, esta marca es anterior a la marca impugnada. En el contexto de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, el uso o renombre de la marca impugnada, es decir la marca posterior, carece de relevancia.
14 En su recurso, el titular de la MUE reivindica el artículo 8, apartado 5 del RMUE o el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, y solicita que se anule la marca anterior de la solicitante de anulación tanto por razón de estas provisiones como por razón de una supuesta mala fe de la solicitante de anulación. No obstante, dichas reivindicaciones carecen de todo fundamento en el contexto de las observaciones contra la solicitud de una declaración de nulidad en base al artículo 53, apartado 1, letra a) del RMUE junto con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, siendo legal y factualmente irrelevantes.
15 Más aun, de todas maneras, los documentos aportados durante los procedimientos de nulidad y de recurso, no muestran ningún uso de la MUE impugnada ni del renombre de esta marca para los productos relevantes.
Sobre el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE - el riesgo de confusión
16 El artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE establece que se denegará el registro de una marca cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.
17 Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17). El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; “Canon” antes citada, § 16 y “Lloyd”, antes citada § 18). La apreciación global del riesgo de confusión
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implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios.
18 La marca anterior en que se basó la resolución impugnada es una MUE (véase el apartado 5 arriba), por lo que goza de protección en todos los países de la Unión Europea y puede ser el motivo de denegación de una solicitud de MUE en base solamente a la percepción del público en una parte del territorio relevante (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; y 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29). La evaluación del riesgo de confusión en el presente caso se centrará en la percepción del consumidor español.
Comparación de los productos
19 Los productos enfrentados son idénticos, son de consumo corriente y se dirigen al público en general. La atención prestada en la adquisición de los productos en cuestión es de un grado medio.
Comparación de los signos
20 La apreciación de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.
21 El signo impugnado contiene dos elementos figurativos, un pequeño rectángulo rojo y otro azul, y los elementos verbales “VICTORINO MARTIN”, en mayúscula y caracteres típicos. El signo está dominado por los elementos verbales.
22 La División de Anulación señaló acertadamente que los signos tienen un grado alto de similitud visual, fonética y conceptual en la medida en que coinciden en la palabra “VICTORINO”. El titular no cuestiona la comparación efectuada en la resolución impugnada, es más afirma que hay riesgo de confusión a la luz de la identidad del elemento denominativo “VICTORINO” en ambos signos. La Sala confirma las conclusiones y el razonamiento de la resolución impugnada al respecto.
Apreciación global
23 La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las
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marcas, y a la inversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 y 19; y 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
24 A efectos de la verificación de un riesgo de confusión, debe reconocerse que basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca, el público atribuya al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 36).
25 En el presente caso, los productos enfrentados son idénticos. En cuanto a los signos, tal como se ha indicado, estos son visual, fonética y conceptualmente altamente similares, dado que comparten el término “VICTORINO”, que no describe los productos relevantes y goza de un carácter distintivo intrínseco. Desde la perspectiva conceptual, el público relevante asociará la marca anterior a un nombre propio, idéntico al nombre propio percibido en la MUE impugnada, a pesar de la adición del vocablo “MARTIN”, que será percibido como un apellido por el público pertinente, y los elementos figurativos decorativos. La similitud de los signos se debe por tanto a la coincidencia en dicho elemento, que es además el único elemento verbal de las marcas anteriores y está idénticamente reproducido en la MUE impugnada, lo cual implica la existencia de una similitud entre los signos (02/02/2012, T-596/10, Eurobasket, EU:T:2012:52, § 37 y 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin, EU:T:2009:418, § 34).
26 En relación a la existencia de elementos figurativos en la MUE impugnada, cabe señalar que, cuando una marca se compone de elementos denominativos y figurativos, los primeros son, en principio, más distintivos que los segundos, dado que al consumidor medio le será más fácil referirse al producto de que se trate citando su nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca (02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36, y la jurisprudencia citada). Además, dichos elementos figurativos presentes en la MUE impugnada no son suficientes para desdibujar la importancia y relevancia de su componente verbal común, “VICTORINO”; al contrario, dado su pequeño tamaño y sencillez geométrica y cromática, estos elementos figurativos serán percibidos como meramente decorativos y carentes de carácter distintivo. 27 Consiguientemente, la Sala considera que en el presente caso existe un riesgo de confusión para el público generado por la identidad de los productos y por la similitud de las marcas litigiosas, dado que la marca impugnada está formada mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación “MARTIN”, situada en segundo lugar y, por otra, de la marca registrada anterior situada en primer lugar y dotada de un carácter distintivo normal. Esta última, aunque no determinará por sí sola la impresión de conjunto de la marca compuesta solicitada, ocupa en dicha marca una posición distintiva y autónoma (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 37).
28 Por último, como se ha observado arriba, el titular de la MUE impugnada no cuestiona la comparación efectuada en la resolución impugnada, es más afirma que hay riesgo de confusión a la luz de la identidad del elemento denominativo “VICTORINO” en ambas marcas.
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Otros argumentos
29 El titular de la MUE impugnada alega poseer una familia de marcas. Sin embargo, la existencia de otras marcas a nombre del titular de la marca posterior es irrelevante incluso por el ámbito de la protección de la marca anterior. 30 Asimismo, las alegaciones efectuadas en el recurso relativas a una coexistencia pacífica entre las marcas enfrentadas son confusas, contradictorias y no son pertinentes, ya que el titular sostiene que hay un alto riesgo de confusión entre las marcas.
31 En cuanto a las alegaciones de la supuesta mala fe de la solicitante de anulación y al argumento de que se debería anular su marca, es cierto que la mala fe, si debidamente probada, puede constituir una causa de nulidad conforme con el artículo 52, apartado 1) letra b) del RMUE. No obstante, en el caso que nos ocupa no es relevante, pues el titular de la MUE impugnada no ha presentado ninguna solicitud de nulidad y la alegación de mala fe no es un factor pertinente para la evaluación de la existencia de un riesgo de confusión conforme con el artículo 8 del RMUE junto con el artículo 53, apartado 1, letra a), del RMUE.
Conclusión
32 El recurso formulado por el titular de la MUE impugnada debe
desestimarse.
Costas
33 De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMUE, recaerán en la parte recurrente (titular de la MUE impugnada), por ser la parte vencida, las costas del procedimiento de recurso.
34 De conformidad con el artículo 85, apartado 6 del RMUE y la regla 94, apartado 3, última frase, del REMC, se condena a la parte recurrente (titular de la MUE impugnada) a reembolsar a la parte recurrida (solicitante de anulación) los gastos de representación en la cuantía establecida por la regla 94, apartado 7, letra d) del REMC de 550 EUR por el procedimiento de recurso a los que deben añadirse las costas que estableció la División de Anulación en la resolución impugnada, es decir los gastos de representación (450 EUR) y la tasa de la solicitud de nulidad (700 EUR) en que incurrió la solicitante de anulación en el procedimiento de nulidad.
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Fallo
En virtud de todo lo expuesto,
LA SALA
resuelve:
1. Desestimar el recurso.
2. Condenar al titular de la MUE impugnada a pagar las costas de la solicitante de nulidad en los procedimientos de nulidad y de recurso.
3. Fijar el importe total que el titular de la MUE impugnada debe abonar a la solicitante de nulidad por los procedimientos de nulidad y de recurso en 1 700 EUR.
Signed
D. Schennen
Signed
C. Bartos
Signed
S. Martin
Registrar:
Signed
H. Dijkema
10
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